1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
頻出A
【レオ視点】
①物の発明の実施 = (1)生産→(2)使用→(3)譲渡+輸出輸入譲渡の申出行為
【過去問で聞かれた論点】
①実施の定義とは?輸出は含むか?
┗言うまでもないか。
1 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
頻出B
【過去問で聞かれた論点】
①拒絶査定不服審判の請求をするときの起算日
┗分からない所:応答日が終日でも平日としていない点
┗思うに、存続期間と同じく相手方から期間を指定されていない(期間自体はあるが)
【これポン】
①存続期間は関係ない
(他)初日不参入→1日分余分に期間が増えてしまうため
頻出A
【レオ視点】
・46の特許出願からスタート。次は金。そして請求2つ
【論点】
①審査請求や補正期間も法定期間があるのに、なぜ4条延長じゃない?
┗審査請求は一番長い期間だから必要なし。審判請求と同時に補正する場合は、4条延長がある。
②特許異議は?→×
┗法人ではない社団と勘違いする可能性あり。
【確認事項】
(1)延長できるのは特許庁長官
(2)該当する延長は
・評価請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限
・第1~3までの各年分の特許料の納付期間
・拒絶査定不服審判の請求期間
・再審の請求期間
(3)遠隔・交通不便の地→外国や離島
(4)請求によるまたは職権により延長
→つまり、請求がなくても職権により延長してくれたりする
頻出B
【レオ視点】
①口頭審理当日に災害があって出頭が困難である場合は、審判長は職権で期日変更可能!延長はできないからね!
【確認事項】
(1)指定期間の延長→特許庁長官・審判長・審査官ができる
(2)指定期日の変更→審判長のみ
(3)指定期間経過後の請求による救済→期間内に限り請求できる
1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。(そもそも誰でもできる)
二 特許異議の申立てをすること。(そもそも誰でもできる)
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。(利害関係人に該当した場合)
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。(無効審判の結果得られる)
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
頻出A
【レオ視点】
①審査。異議。無効の三原則
【過去問で聞かれた論点】
①法人でない社団又は財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、訂正審判ができるかどうか?
┗そもそも特許権者じゃない。つまり、特許権者等しかできないことはできないと理解してみる
②特許異議の申立てはいける?
┗OK。審査請求。異議。無効の三原則はOK。
【趣旨】
この世にはいろんな形態がある、それに伴って、いろんな形態の人たちにも、権利能力を認めているのだ。
【見方】
条文の4項目を主軸に覚えたらええがな。
頻出B
【レオ視点】
・保佐人の話(2)
┗①請求の話?→誰から誰?→同意ありなし?
【登場人物】
①成年被後見人=レベル3
②被保佐人=レベル2
③未成年=レベル1
④後見監督人=第三者チェック
⑤法定代理人=代わりに法律行為を行う人
⑥保佐人=重要な財産行為のみサポート
【過去問で聞かれた論点】
①保佐人の同意について。他人の特許権に係る異議申し立て手続きに同意はいるか?
┗注意:①保佐人の話だけ。②自分から他人の話。他人から自分じゃない。
┗なぜ他人から受けた場合は同意がいらないのか?
┗記載なし。早期手続きのためか?
②相手から特許異議申立てされたら、保佐人の同意なしで手続きできる?
┗相手からならOK。
【これポン】
①未成年でも婚姻していたら法定代理人不要
②未成年のみ手続不可
③相手方が請求した審判等は、手続きできる
【趣旨】
十分に主張し防衛できない彼らを保護するために設けられた
【確認事項】
(1)本条違反の効果
┗補正→しない場合は手続が却下タイプ。特殊なものとして、16条の追認がある。
頻出A
【レオ視点】
①特許管理人の代理権は最強
②(1)日本にいる時。(2)特許出願とかの手続き。(3)4年以降の特許納付は、在外者本人ができる。この条文の趣旨が関係なくなる。
【過去問で聞かれた論点】
①特許管理人は不利益になる行為でも在外者を代理できるか?
┗制限がない場合は、特許管理人は常に何でもできる。逆に、何もしなかったら在外者は何ができる?何もできないし、特許庁は直接連絡できない在外者にイライラ。どうせ代理人に頼むでしょ?ならはじめから、制限をかけるんじゃない。
②在外者本人が、訴え提起できるか?
┗日本国内に滞在しているならOK。元々いない場合の話をしているから
③代理人いないと、在外者は無効審判請求できない?
┗そう。日本いないと。
┗ただし、①日本にいる時。②特許出願とかの手続き。③4年以降の特許納付は、本人ができる
【登場人物】
①在外者:日本人かどうかではなく、日本に住所がない人
②特許管理人:弁理士とか
【これポン】
①特許管理人、不利益行為でも特別授権不要。何でもできる。
【趣旨】
特許庁が、在外者と直接手続するのがめんどくさいから、それを避けるための規定
【確認事項】
(1)在外者が特許管理人によらないで手続きしたら、原則として手続却下タイプ
頻出A
【レオ視点】
①とにかく不利益があるか。
┗(1)取下げがあるか?(2)秘密が共有されないか?(3)やりたいことができなくなっていないか?
②元々権利を持っている人は普通に手続きOK。特別の授権は、代理人の話だ。
【論点】
①代理人のデフォルト能力に優先権主張特許出願はあるか?
┗基礎がみなし取下になるから迷惑。
②法定代理人は復代理人を選任するとき、特別の授権がいるか?(2回目)
┗代理人と法定代理人は違う。権利を持っている人だから普通にできる
【登場人物】
・代理人:弁理士や弁護士等の国家資格を持つ者に限らず、法人や自然人(在外者を除く)による代理も可能
・法定代理人:親権者や後見人
【コメント】
特許管理人より弱い。不利益は特別授権必要
【これポン】
①分割は特別授権不要
②国優は特授権いる(みなし取下あるため不利益)
【趣旨】
委任による代理人の権限で、不利益行為となる手続を明確にし、特別の授権がないと、代理権を行使できないというコンセプト
頻出B
【レオ視点】
①代理権不滅説
【登場人物】
①代理人=弁理士とか
【過去問で聞かれた論点】
①消滅するかどうか?
┗とにかく不滅
┗なぜ不滅なのか?
┗かえって不利益。さらに消滅しなくても損害ない。
②特許出願人が死んだらどうするの?
┗不滅だから、審査は中断しない。
③本人が成年になても?
┗不滅
【これポン】
・とにかく代理人は不滅。
【趣旨】
代理人が消滅するのは、かえって本人にとって保護にならない場合が少なくないし、消滅しないとしても、何ら損害を被るとは思われない。
頻出B
【レオ視点】
①代理人は複数でも、絶対単独でできる
【過去問で聞かれた論点】
①代理人が複数いたら「共同代理」のみ代理します、としたら効力があるかどうか?
┗意味がない。仮に共同代理をOKにしたら、代理人同士が争ったら手続きが遅くなるし、そもそも権利者じゃない争いほど、無駄なものはない。
【コメント】
要は、代理人が複数いたとしても、共同でなにかをするのではなく、単独になる。共同でするで!と定めても、特許庁は単独としてしか見ない。(強行規定でもある)
頻出B
【レオ視点】
①軽いノリで改任できる
【論点】
①代理人の改任ができるか?改任したというのに、手続きしてきよったら却下できるか?
┗答えはOK。1項:代理人で手続きしてね。2項:代理人改任してね。3項:弁理士にしてね。4項:命じたのにしてきよったら却下できるよ。
【登場人物】
・特許庁長官または審判長
・代理人
・弁理士
【これポン】
①解任の命令したのに、代理人手続してきたとき、当該手続きを却下可能(裁量)
命令後に却下やで!
【趣旨】
一応、弁理士ではない代理人を認めている。でも、専門家じゃないからさ、進行を阻害することもあろう。だから裁量で、代理人の選任や改任を命ずることができるのだ!
【確認事項】
(1)命令主体は、特許庁長官または審判長
頻出A
【レオ視点】
①全員か各人かは誰かが不利益になるかどうか(法律に追記したぞ!)
【過去問で聞かれた論点】
①出願公開は共同?そして全員?
┗なぜ公開は全員なのか?
┗秘密になってるものを公開するから
②パリ優先では、各人が全員を代表してできるか?
┗できる。本来はできないが、パリ優には手続きをシンプルにするためないのだろう。
【これポン】
出願取下
拒絶査定不服審判の請求
出願公開請求
これ、全員。
【別視点】
・各人が全員を代表とする、というのと、全員で行う、は意味が違う。
【趣旨】
共同して特許出願、審判請求等の手続をしたあとは、全員の不利益になるような手続きを明確にし、それ以外は単独で手続きできる旨をまとめた。
【コメント】
それを不利益かどうか?
頻出B
【レオ視点】
①在外者?特許管理人いる?ないなら特許庁
②特許管理人がいると、その人の所在地(嫌だな〜)
【過去問で聞かれた論点】
①特許管理人がいないときの権利の所在
┗特許庁の所在地
┗なぜ特許庁?
┗記載なし。おそらく管理が大変だからでは?
②住所や営業所がない特許権の訴えは、特許管理人があるときは、その人の住所を管轄する裁判所に提起できるか?
┗OK。レオが弁理士になったら、管轄専用の住所ほしいな〜
【趣旨】
訴えは、普通、財産の所在地を管轄する裁判所に提起する。せやけども、権利者がどこにいるかわからない場合もあるし、無形財産でもあるから、財産の所在地が不明確。こういうときどうするの?な規定
頻出A
【レオ視点】
①追認は、本人または法定代理人(後見監督人がいる場合は、同意いる)だけ。
┗ちなみに、一部だけ追認とかできない。
【過去問で聞かれた論点】
①保佐人が追認できるか?
┗保佐人は同意だけ
②後見監督人の同意を得ずに法定代理人が手続きしたら、その人の同意を得た法定代理人 or 本人が追認できるか?さらに、手続きに遡って有効になるか?
┗お母さんが勝手に手続きしちゃったら同意を得たら追認。嫌なら本人が追認・
【これポン】
①保佐人・後見監督人は同意のみ。追認不可
②追認は手続時遡り有効
③同意なし手続は、手続能力取得本人が追認
【趣旨】
7条違反では手続が無効であるが、補完方法として追認を認めた
【確認事項】
(1)追認の効果→前の瑕疵ある手続がされた時に遡って有効になる
1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
頻出A
【レオ視点】
①とにかく外国語書面と要約書の補正はダメ。
②手続補正書がいらない場面が1つだけある
【論点】
①外国語書面は補正できるか?
┗No。どこか補正できる雰囲気の箇所があるため注意
②補正する時は必ず手続補正書がいるか?
┗誤訳訂正書を忘れるでない。
③外国語書面は誤記訂正なら補正してもいい?
┗No。あくまで誤訳の訂正
④拒絶査定不服審判にて、審判請求書の必要的記載事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず、方式違反がある場合は、審判長は請求書について補正をすべきことを命じなければならないが、前置審査においては、特許庁長官は請求書について補正を命じなければならない?
┗No。前半は正しいが、前置審査において、特許庁長官は手続の補正を命ずることができる。その審判請求書が、133条1項に当たるか、17条3項に当たるか、の見極めになるが、審判とは厳しい世界であり、審査は比べて軽い、といった分け方になるだろう。
【これポン】
①外書願自体補正不可。権利変更が好き放題になるから生まれた。
【別視点】
・方式違反の時、手続の補正をすべてきことを「命ずることができる」。mustではない。
【趣旨】
そもそも完璧な内容で提出してこいよ!なんだが、まぁ、人間だし、不完全な内容になることもあるでしょう。だから一定の制限をベースに補正を認めることとなった
【確認事項】
(1)原則として、事件が特許庁に係属してる時
(2)補正命令は特許庁長官。審査官じゃない
(3)絶対に手続補正書の提出をしなければならないわけではない。手数料補正書ってのもあるぞ!しかも、誤訳訂正書を提出する場合は、手続補正書はいらないからね!
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①原則 = 最初の拒絶 or 特許査定前は自由補正
②明りょうでない記載の釈明とは、拒絶理由の範囲に限る。
③補正環境では、減縮+独立
④誤訳訂正書後の補正は、範囲内なら誤訳訂正書の再提出や手数料はいらない。
⑤いつでも補正できる時に48条の7が来てるかどうか?
⑥補正とは原則、最初に添付した範囲で。
⑦最初はシフト補正
⑧誤訳訂正書の存在理由は、特許庁の手続きを簡潔にするため
⑨初めて通知する内容なら、2回目でも最初の拒絶理由通知
⑩最初+50条の2=最後
【論点】
①拒絶理由なく、かつ、特許査定前に、補正はできますか?(2回目)
┗OK。最初の拒絶 or 特許査定前なら補正できることが原則
②明りょうでない記載の釈明とはサポート要件や明確性の要件に定めた事項に限られることが特許法に記載されている?
┗No。拒絶理由に示す事項のみに限られる。サポート要件や明確性の意味での明りょうではない。
③分割した結果、最初+50条の2通知が来たと。出願人は範囲の減縮を目的とする補正をしたら、それは独立特許要件が課されるか?
┗その通り。驚いたことに、これは訂正審判から準用している。だから訂正審判とごっちゃにしないように。
④誤訳訂正書で補正しました。その後、翻訳文or補正後の範囲で補正ができるけど、その時、その範囲内であれば再度の誤訳訂正書の提出や手数料がなくても、手続補正書だけで補正できるか?
┗範囲内ならOK。そういう時も結構あるから、範囲内だしよしとした。
⑤最後の拒絶理由の時、範囲を補正しないで、明細、図面を補正すれば、補正却下にならないか?
┗No。逃れない。
⑥発明特定事項イとロを追加して減縮補正した。でも、イは新規事項追加を満たしていないとして最後の拒絶理由通知が。だからイを削除すれば補正却下されない?
┗No。イの削除は請求項削除でも減縮(下位概念)でもない。権利が広がっている。
⑦最後の拒絶理由通知で意見書を提出したが、拒絶理由を解消しなかったら、補正却下されるか?(2回目)
┗No。そのまま拒絶査定。普通は補正却下するのだが、この時だけしない。
⑧拒絶理由通知を受けて、指定期間経過後、48条の7の通知がきたら、指定された期間内に限り、補正ができるか?
┗Yes。普通は最初の拒絶の前に、48条の7が来ることが多い。この時は、いつでも補正できる期間だから特に問題ないが、最初の拒絶が来てから48条の7が来た場合は、一応、期間を設定しましょう、といった内容
⑨パリ条約の話。同盟国で範囲にイ、明細書及び図面にイとロを記載した最初の出願Aをした。そのあと、出願Aに基づくパリ優先をした。そこには範囲、明細、図面に発明イのみ記載した出願Bである。その後、出願Bにロを追加する補正は、17条の2第3項の規定要件を満たすか?
┗No。まず「規定要件を満たすか?」だけを見る。「新規事項を追加する補正の禁止を満たすか?」とは見ない。もしそれで見てしまうと「満たす=新規事項追加に該当」と判断してしまう。規定要件を満たせば、大丈夫。という視点で解くこと。話は戻り、原則として、補正とは、最初に添付した範囲内にしないといけない。これは優先権主張だからといって例外なし。
⑩最後の拒絶理由通知にて、減縮を目的とする場合の要件落ち問題があった。
┗ここで、「減縮」かどうかを見落として問題が解けなかったため、問題文の明確化をするように。
⑪分割後、最初の拒絶を受けた際(50条の2は受けていない)、最初に添付された範囲で補正しても、補正が認められないことがあるか?
┗ある。なぜなら最初の補正で要件が増えているからね。シフト補正の理由は、拒絶の後に、発明の範囲を大きくさせないことが目的。単一性の要件の趣旨に反するからね。
⑫誤訳訂正書なしで、外国語書面にはあるが、翻訳文にはない事項を追加する場合、拒絶理由通知がくるか?
┗来ない。誤訳訂正書の存在理由は、向こう側の手続きの簡潔化。だからそれを理由に拒絶理由が来るのは嫌だろう?
⑬最後の拒絶理由通知後に、明りょうではない記載の解釈を目的として対応した補正が、拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったことが、なんと、特許査定の謄本送達後にわかった場合でも無効理由とされることはないか?
┗Yes。そもそも、本条では無効理由が一切なかった。でも、いろいろあって、新規事項追加(最初の範囲内で補正していない時)だけを無効理由としている。(ただし外国語書面出願は除く。理由は⑫を参照)
⑭2回目の拒絶理由通知が来た場合、17条の2第5項各号に規定する条件で補正しなくても、却下されない場合があるか?
┗ある。そもそも「2回目=最後」という意味ではない。初めて通知する内容は2回目でも1回目なのだ。
⑮最初+50条の2通知を受けた時の補正では、新規事項追加+シフト補正に反しなければ認められるか?
┗No。最後の拒絶理由通知になる。それしないと、分割して補正し放題になる。
⑯最後の拒絶理由で、誤記の訂正をするとき、独立特許要件ないと、審査官は補正却下をしなければならない。
┗No。減縮じゃない。
⑰外国語書面出願で誤訳訂正書により補正したら、最初の拒絶理由通知を受ける。このときに補正できる範囲とは、誤訳訂正書により補正された範囲内だけである?(2回目)
┗No。原則は「翻訳文」の範囲。そして誤訳訂正書後の補正範囲も変えたい時があるから、それもOKにした。
⑱イロがあって、出願審査の請求と同時にイを削除。その後最初の拒絶理由通知を受けた場合、ロを削除して、イを加えることはできるか?(イロは単一)
┗Yes。最初だからね。最初に添付した範囲で補正が原則。だから復活もできる。単一だからシフト補正も大丈夫だろう。たださ、審査請求の請求と同時に、くだりっている?
⑲最後の拒絶理由通知の補正で、減縮を目的とする場合は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官より却下されるか?
┗Yes。それが減縮の括弧書きが聞かれているね。
⑳最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、48条の7の通知を受けて意見書を提出機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正ができるか?
┗Yes。48条の7が先で、他何も来てないからデフォルト状態
【登場人物】
①特許出願人
②審査官
【これポン】
①翻訳文範囲のみ。誤訳訂正書なら原文範囲OK
②自発は新規追加のみ
③独立は「最後拒理+限定的減縮」のみ
④50条の2きたら制限あり
⑤当該出願のみ。親出願含まず
⑥削除しても復活OK
⑦最初拒理はシフト補正追加
⑧拒理前 or 特査謄送前なら自由補正
【別視点】
・誤訳訂正書はmustだから拒絶理由かなと思ったけど、誤訳訂正書がなくても拒絶理由にならず
・明瞭が無効理由になるのはかわいそうだと思ったが、そもそも無効理由ではない
【確認事項】
(1)原則、最初に添付した範囲内。でも外国語書面出願では、外国語書面の翻訳文の範囲内。誤訳訂正書を提出すれば、外国語書面の範囲内
(2)だけど、誤訳訂正書のあとに、手続補正書による補正したとすると、「翻訳文」または「誤訳訂正書により補正したの明細書、特許請求の範囲または図面の範囲」について補正ができる
(3)シフト補正の趣旨→技術が異なる2つの審査結果を得ちゃうだろう!!!
頻出A
【レオ視点】
①要約書は1年4月以内でも公開請求したら補正不可
【論点】
①要約書は公開請求をしたら補正できないか?
┗Yes。外国語要約書は補正自体ができないから注意。要約書は公開の時に利用するのだけど、公開請求をしたあとに公開するから、補正しても間に合わない。
【これポン】
要約は公開で利用するからさ、公開請求後は補正不可
【確認事項】
(1)原則:出願から1年4月(国内優先とかパリ優先とかは、優先日から1年4月)
(2)例外:出願公開請求
頻出B
【レオ視点】
①優先権の主張の補正は、誤記修正が目的。他は別の規定
【論点】
①優先権の取下げ手続きは、補正をすればOK?
┗No。まず、ここでの補正コンセプトは「誤記」。だから取下げや追加は別のお話。
【概要】
優先権の主張の補正ができる期間を規定したもの。その補正とは、誤記を正す目的であって、優先権主張の追加とか、取下げではない。それはまた別のお話し
1 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
頻出A
【レオ視点】
①訂正審判だけなら、審理終結通知まで自由に補正可能。(通知後再開してもOK)
【論点】
①訂正審判で、審理終結通知があった。その後に再審になったとしたら、審理終結通知前ならいつでも、訂正した明細・範囲・図面を補正できるか?(異議も無効審判もないと考える)
┗OK。無効審判での訂正の請求の方が条件が厳しいのは、審理対象が頻繁に変更されると審理の妨げになるため。訂正審判だけならそうならない。
②訂正審判で、訂正拒絶理由通知の期間以外は補正ができないか?
┗No。審理終結通知前ならOK。
【これポン】
①訂正明細書等補正は審理終結通知まで可能。つまり再開したら可能に。
頻出B
【レオ視点】
①お金を払ってくれ補正が来て払わないなら、出願却下。やる気ないと判断
②不適法での却下する時は、理由通知と「なんか言いたいことある?」弁明書を提出機会をmustで与える。
【論点】
①他人が手数料を払って出願審査した。その後、請求数が増加し、その増加分の手数料を払わなかったら、まず特許出願人に払うように命じたのにもかかわらず払わなかったら、出願却下されるか?
┗Yes。一度払うように補正が来て、払わないなら出願却下。なぜなら、どう見ても出願の意思がない。ちなみに、この問題のタイプで「補正却下されるか?」パターンもあるから、気を付けるのだ。
②方式違反より補正がきた。もし補正しなかったら弁明書を提出する機会を与えないと、手続きは却下できないか?
┗No。まず弁明書は補正すらできない不適法な時に登場。補正は来てるのだから、弁明書はありえない。そして補正しなかったら、普通に手続きを却下できる。
③不適法な手続で補正できないものを手続き却下するとき、必ず、その理由を通知して、弁明書の機会を与えないといけないか?
┗Yes。必ず「なんか言いたいことはあるか?」を聞いてくれる。
【登場人物】
・特許庁長官
【これポン】
第三者審査請求後、増項未納は出願却下
┗なぜなら出願する気がないと判断
【確認事項】
(1)一応裁量規定
(2)特許出願が却下された場合の効果
・先願の地位を有しない(でも、出願公開後の却下は29条の2地位あり)
・国内優先権の主張の基礎とできない
・補償金請求権は、初めからなかったものに
・特許広報に掲載される場合はあり
(3)一応、行政事件訴訟法により不服申立てはできる
頻出A
【レオ視点】
①不適法とは補正でさえできない最悪の事態。
【論点】
①特許出願人の名前または名称がないとき、これは不適法として弁明機会後、出願却下となるか?
┗No。まず小さなミスは、補完がある。不適法とは、補正でさえできないこと。①特許を受けようとする旨の表示が明確ではない。②名前がない。またはわからない。③明細書がない。この3つは不適法ではない。
【登場人物】
①特許庁長官
【趣旨】
不適法な手続で補正できないものについて、「却下処分」とし、かつ、処分前に意見の機会を与える旨の規定
【確認事項】
(1)却下対象→補完対象なものは却下対象にならない(氏名や名称がないとか)
(2)特許庁長官が却下主体
(3)裁量の余地なし
(4)手続を却下する場合は「弁明書」
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
頻出A
【レオ視点】
①原則到達時。期間があるなら発信主義(時刻がわからないなら、午後12時に到達したとみなす。)
【過去問で聞かれた論点】
①無効審判の請求をしたとき、特許庁に到達した時間は、郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭なら、その日時になるか?
┗そもそもこの考え方は、「提出期間が定まっているもの」だけ。
┗補正命令の応答などで「ちゃんと期間までに提出したし!」といったいざこざはめんどくさい。だから規定。
┗通常は、到達時。手渡しもできるが、これも手渡し時。
②名義変更は発信主義?→NO
【趣旨】
民法では、意思表示は、通知が相手方に到達したときから効力を生じる、とされているが、特許庁と当事者との地理的な間隔問題があるから、不平等が生じる。ゆえに、例外として、発信主義を採用。
【確認事項】
(1)適用対象となるもの
・願書
・特許庁に提出する書類で、提出期間が定められているもの
頻出B
【レオ視点】
①移転のたびに同じ手続きするの嫌です。
【論点】
①証拠調べを申し立てた佐藤さんが、田中さんに特許権を移転したとき、もう一回証拠調べしないといけないか?
┗OK。めんどくさいから。
②拒絶理由も同じかい?
┗同じ。
【これポン】
拒理通後に出願人変わっても再通知なし。親切なし!
【趣旨】
権利移転のたびに同じ手続するのはめんどくさい!
頻出B
【過去問で聞かれた論点】
①受継の申立てについて決定しなければいけないか?
┗そうではなく、許すかどうかを決定しなければならない。つまり、決定は絶対する
②
【確認事項】
・中断→当事者の利益を保護するために、何かあったら手続の進行を停止する
・中止→手続の進行が困難とかの不適当がある場合に、審判官等の処置によって生ずる
・受継→中断した手続のその中断を終わらせる行為。申立てによって行う。(例:当事者の死亡などで中断している民事訴訟手続を受け継ぐこと。)
・受継を許すかどうかの決定→理由ありとする場合も理由なしとする場合もすべて決定とする、と定義している
頻出B
【レオ視点】
①受継はね。厳しい。審査止まるしね。
②ないなら、期間経過後に受継があったものとみなすことができる。
【論点】
①受継はmustで、受継がなかったら「受継を命じた日」に受継があったものとみなすことができるか?
┗1項:申立てor職権で受継をmust命じ。2項;受継がないなら、その期間の経過の日に受継があったものとcanみなし。3項:受継があったら当事者に通知
【登場人物】
・特許庁長官or審判長
【確認事項】
・手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったとき→受継を命じなければならない
・受継を命じる者→特許庁長官または審判官
・申立てまたは職権
・受継を命じなければならない
・指定期間内に受継がないとき
→その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる
→受継があったものとみなすことができる「推定ではない」
→特許庁長官または「審判長」は、その旨を当事者に通知しなければならない
民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
頻度B
【趣旨】
民事訴訟法の中断、中止に関する規定を準用する規定
頻出B
【レオ視点】
①特許証は名誉表示。効力なし。
【論点】
①相続人に対して特許証を交付するかい?
┗No。元々特許証とは、名誉表示のもの。相続って別に名誉いらんと思う。移転なら、特許ほしさアリアリだけど。
②冒認出願により真の権利者へ移転があったら特許証を交付するかい?
┗yes。レオ視点①を参考
【コメント】
・再交付できるよ!
・通常交付は、登録、移転(相続除く)、訂正をすべき旨の決定または審決確定
頻出B
【論点】
①ウェブページにパスワードをかけても、29条第1項3号に該当する場合がある。
┗ある。パスワード程度では弱い。
②
【これポン】
①29条第1項2,3号=おそれ
②守秘義務ないなら公知
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
頻出A
【レオ視点】
①ちゃんと移転とか済ませてから出願をするんだ。後願判断だからね。
②公開後の出願は29条の2は免れるが、29条たちが待ち構えている。
③出願御三家は、29条の2の時、遡及しない。(理由:適法かどうかは査定時にわかるから、一律遡及してしまうと、不適法なのにもかかわらず、他人の出願を排除できてしまうから。)
④優先権主張を伴う出願を分割し、その出願が公開されたとしても、もとの出願が公開されたとはならない!
⑤外国語書面も同じように扱う。翻訳文がどうこうではない。
⑥国際特許出願が、国内出願と同じ効果を手に入れたきゃ、翻訳文と手数料の対価として差し出すことだ。
⑦公開がいつか?はしっかり見るんだ。結果が変わるからね。
⑧取り下げても公開されていたら先願の地位がある。公開とは、そういうものだからね。
⑨最初の出願にある明細書等とは、いわば、最大権利範囲。これに先願の地位を認めれば、審査をして初めてわかる先願の確定処理を待つことなく後願を拒絶できる。
【論点】
①佐藤さんは明細書のみに記載する発明イとロを出願Aをした。その後、竹田さんは範囲に発明イと記載する出願Bをした。その後、佐藤さんから特許を受ける権利を譲り受けたから、出願Aの明細書にある発明イを削除した。その後、Aは公開。この時、出願Bは29条の2で拒絶されることはないか?(2回目)
┗拒絶される。まず譲り受けた時、明細書にある発明イを削除したのは、29条の2を避けるためだったのだろう。しかし、出願人同一の判断は、後願の出願時。君、出願してしまったね?
②他人の出願の公開後に、出願した時、29条の2で拒絶されるか?
┗されない。公開された場合は、29条1項2項で判断。
③ある実案の出願があり、それを特許に変更。内容は同じ。実案の公開はなく、変更された特許の方が公開。その後、他人が出願変更の間に同じ内容で出願。この時、他人による出願は29条の2で拒絶されることはないか?(2回目)
┗拒絶されることはない。まず、この場合の変更は遡及しない。理由は、変更が適法かどうかは査定の時にわかるため、一律変更したからといって遡及を認めてしまうと、権利濫用。だから、この場合を「他の出願」と定義して、一律遡及させないことにした。さらに、特許の出願は公開されているが、実案の出願も公開されていないから、29条の2の公開ができていない。
④佐藤さんは範囲に発明イ、明細書にイと、田中さんが発明した発明ロを記載して出願。公開までの間に、田中さんが発明ロについて出願。田中さんは29条の2で拒絶されることはないか?
┗拒絶されない。発明者同一で要件落ち。
⑤佐藤さんは、出願Aをした。その後、公開されることなく特許査定になった。でも特許公報が発行された。竹田さんは、出願Aから公報の間に、同じ内容の出願Bをした。この時、出願Bは29条の2で拒絶されることがあるか?
┗ある。公報も公開と同じ。
⑥佐藤さんが、出願Aをし、優先権主張を伴う出願Bをした。そして出願Bを分割して、出願Cをした。一方その頃、竹田さんがBとCの間に、出願Dをした。出願Bには「発明イロ」出願Cには「発明イ」出願Dには「発明イ」が記載されていた。出願Cのみ公開されたとき、出願Dは出願Bで29条の2で拒絶にされる場合があるか?
┗拒絶されない。もしBが公開されたらAが公開されたものとみなされるが、Cが公開されたからといって、Bが公開されるとはならない。なぜなら、BとCはただの分割関係だから。
⑦佐藤さんが外国語書面出願で発明イとロをした。その後、竹田さんが発明イを出願。その後、佐藤さんは翻訳文にイがなかったから、明細書にイを追加。その後公開。この時、竹田さんの出願は29条の2で拒絶されないか?
┗拒絶される。翻訳文ではなく、外国語書面で見るから。
⑧特許を受ける権利をもっていない人が出願Aをした。真の権利者がその後出願Bした。Aが公開されたとき、Bは29条の2で拒絶になることはない。
┗される。でも大丈夫。君には必殺技があるだろう?
⑨CDEAとノは発明イについて出願Aをした。公開前に、ノが発明イについて出願Bをした。この時、Aは先願の地位がない場合がある。
┗ある。CDEAとノが発明者同一だった場合。ここは完全一致じゃなくてもいいらしい。
⑩国際特許出願で、国内書面提出期間内に翻訳文を提出しなかった。その後取り下げられたものとみなされた場合でも国際公開されたものであれば、出願から公開の間に、他人した出願は29条の2で拒絶される
┗されない。翻訳文がいる。理由は、PCTに基づき日本国を指定国とした出願が国内出願として効果を手続き的なタイミングは、翻訳文の提出と手数料の納付の時。だから翻訳文がないということは、国内出願としての効果がないから、29条の2の力を使えない。
⑪外国語特許出願Aがある。明細書には発明イとロが書かれているが、明、範、図の翻訳文にはロしか書かれていなかった。出願Aの後、他人の発明イを記載した通常の特許出願Bがされたとき、その他人の出願Bは、A公開の結果、Aにより29条の2で拒絶されることがあるか?
┗ある。⑩の問題では「翻訳文の提出がなかったら国内出願の効果が得られない」とあったが、今回は提出しているため、外国語書面出願と同じ動きができるようになった!
⑫佐藤さんは明細書に考案イを記載した実案出願Aをした。その後、鈴木さんは、A公報発行前に、考案イと同一の発明イを範囲に記載して特許出願Bをした。Aについて公報発行後、佐藤さんは、46条の2出願をし、実案を放棄。この時、BはAで29条の2により拒絶されることはないか?
┗拒絶される。実案は放棄されたのだが、それ以前に公報済み。29条の2の型ができ、拒絶される。
⑬審査請求なく取り下げられた出願は、公開がされていても、29の2の地位はあるか?
┗ある。公開されているからね。
⑭甲:出願A(イ/イロ)→乙:出願B(イ/イ)→甲:A補正(ロ/ロ)→A公開。この時、BはAで拒絶にされることはないか?
┗拒絶される。補正は遡及が原則。さらに29条の2の条件とは、「最初に」添付された明細書等だ!最初にしている理由は、権利範囲の最大源である明細書等に先願の地位を認めておけば、先願の処理を待つことなく後願を処理できるため。
⑮甲:A(イ)→パリ優→甲:B(イロ)→優先→甲:C(イロハ)。BとCの間に「乙:D(イ)」を入れた。Dが公開されても、CはDにより拒絶されることはないか?
┗拒絶される。これはパリ優先と普通の優先権を掛け合わせても、普通の優先権と同じで、累積になる。
⑯「甲:A(イロ)→甲:分割C(イ)」の時、AとCの間に「乙:B(イ)」をした。Aは公開なしの場合、AとCは先願の地位を有することはない。
┗ない。まずAは公開していない。そして分割は遡及しない。
⑰甲:A(イ)→甲から乙へAを承継→乙出願。この時、出願AはBに拡大先願地位はあるか?
┗ない。出願人同一となる。もし、乙が出願したあとに承継してしまったらアウト。
⑱甲:A(イ)のあと、乙:B(イ)と共に新規性の喪失の例外適応を受けた。そして出願Aは公開。この時、出願AはBに対して29条の地位を有しないことがある?
┗有する。新規性の喪失の例外をしたからといって遡及しない。だが、その例外適応を受けようとしてるということはイが公知になってることになる。そうなると、Aは39条の先願の地位は有しない。
【これポン】
①分母が地位あり
②外書面範囲地位あり
③公開地位
④同一なら該当なし
⑤出願人完全一致
⑥出願人同一は後願判断
⑦同日出願は関係なし
【別視点】
・最初に添付した、を忘れがち
・変更出願も分割と同じで、他の出願に該当するならば、先願の地位なし
1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
頻出A
【レオ視点】
①自分の発明が意に反して公知になったら、1年以内に出願すれば、29条を無視してくれる。
②不責とは、原則、30日+6月または14日がラッキーナンバーだ!
③自分が公知にしたものを改良して公知にされたら、それは独自に発明したのと同じ。ほんと、公知ってリスクだよね!
④なに?出願の時に30条2項の手続きを忘れた?公知まで1年以内だね?よし!分割をするんだ!!
⑤新喪例とは、あくまで公知をなかったことにするだけのもの。だから公知と関係ない出願をしたからといって、新喪例を受けれないことはない。違ってていいじゃない!
【論点】
①自分の発明が意に反して公知に。その日の8月後、公知発明+αを追加した出願をした。この時、容易に創作できると判断された場合、29条第2項で拒絶理由となる?
┗ならない。
②不責で、30日以内に新規喪失の例外の規定適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出できなかった。出願から8月後、理由がなうなった日から1月後に、証明する書面を特許庁長官に提出すれば、適用を受けられることがあるか?
┗ない。不責とは、14日または6月がラッキーナンバー。
③発明イの公知から1年以内に30条3手続きを行い、日本に出願Aをした。その後、それを基礎として、国際出願Bをした。Bを日本に国内移行手続した、Bの国内処理基準時に属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外規定の適応を受けたい旨を記載した書面及び、発明イが特許方30条2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することで、Bの発明イについて例外規定の適用を受けられるか?
┗受けられる。まず先の出願は1年以内に出願し手続きをしたため問題なし。先も後も日本国を指定してるため、優先権の種類は国内優先権で考える。ユザフレがないから、必要な手続きをすれば、同様に例外適用が受けられる。手続きとは、受けたい旨と、30条2項の証明。出願と同時に出していなくてもOK。
④佐藤さんが発明Aを公知にし、それを見た田中さんはAを改良して発明Bを公知。その後、1年以内に佐藤さんが発明Aについて出願。発明Bを発表したことによって新規性の喪失の例外適用を受けれることがあるか?
┗ない。改良されてる。
⑤発明イを公知し、1月後、出願Aと同時に30条2項の手続きをした。さらに3月後、出願Aを基礎に優先権を主張し出願Bをする。このとき、Bの出願から30日以内に30条3項の証明書を提出すれば、例外適用を受けることができるか?
┗できない。ユザフレなしだから、もう一回最初から。
⑥発明イを公知。1月後、出願したが、30条2項の手続きを忘れた。この場合、公知から1年以内に分割してもう一回30条2項の手続きをすれば例外適用できるか?
┗できる。分割という技を使うのだ!
⑦公知にした発明を改良したものを出願し、同時に公知の発明について例外手続き。この時、公知にした発明を29条第2項で拒絶されることはないか?
┗拒絶されることはない。手続きはあくまで手続き。公知にしたものをなかったことにするだけに過ぎない。
⑧公知にした発明者が他人に発明を譲渡したら、公知日から1年以内に例外適用を受けて出願すればOK?
┗OK!承継しても、公知基準は変わらないから注意してね!
【登場人物】
・意に反することをする人
・特許を受ける権利を有する者
【これポン】
①特受権承継可→新規性喪失人と出願人異なりOK
②外公知から1年以内出願
③証明書不責出願30日+6月
④意反公知OK
⑤公知と出願発明は異なりOK
【別視点】
・意に反する公知で、1年以内の出願なら、公知がと比べて容易創造性だとしても、拒絶されない。
・新喪例の適用手続きを忘れた場合は、公知から1年以内に、分割して、その時に適用手続きを行えばセーフ
【趣旨】
新規性の要件が満たない場合は、原則特許受けれない。けども、自分で公開した後、一切特許受けれないのものかわいそうだし、産業の発展にもつながらない。そのため喪失の例外を規定している。
頻出A
①共有の持分譲渡は、不利益行為が生まれないために、共有者の同意を得よう!一体誰に譲渡するんだい!?
【論点】
①質権は抵当権や譲渡担保の目的いけるか?(2回目)
┗No。譲渡担保のみ
②共有にかかる仮通の持分を譲渡する場合は、各共有者の同意を得なければならないか?
┗Yes。特許と同じ趣旨で、物の共有だった場合、誰かが使っていると、他が使えないが、発明の場合はそうではなく誰でも使い放題。ということはどういう使い方をするか?によって、各共有者の不利益が発生する可能性がある。例えば、価格を大幅に下げて大量生産する人が共有者にいた場合、本当に高価格帯で販売したかった人は、それに従わなければ購入者が減ってしまう。つまり、そういった不利益をしそうな人に譲渡してしまった場合、大きな問題になるため、同意を得ることとした。
【これポン】
①特受権持分譲渡は、他共有者同意必
②特受権は譲渡担保のみ
③仮権設定は共有者同意必
1 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①出願後の特許を受ける権利の承継は、承継は原則届出いる。でも相続その他一般承継だけ除くのは、もし逆に届出を必要とした場合、届出あるまで権利者がいない状態になってしまうから。
②特許を受ける権利の承継は、出願前なら出願しないと効力がない。なぜなら、特許庁長官側は、承継があったことすらわからないため。
③特許を受ける権利の承継は、出願後なら届出がいる。なぜなら、特許庁側で把握しているため。
④承継されたものが同日出願となった場合「協議により定めた者」にならないと対抗できない。
【論点】
①佐藤さんは特許出願Aをした。その後、佐藤さんは、竹田さんと鈴木さんに特許を受ける権利をそれぞれ譲渡する契約をした。竹田さんはその発明について出願Bをし、鈴木さんは出願Aについて特許庁長官に特許を受ける権利の承継の届出をした。この場合、鈴木さんは特許を受ける権利を承継できないか?
┗できる。まずこれはひっかけ問題。確かに特許を受ける権利と聞くと、出願が対抗要件と思い浮かびがちだが、それはあくまで出願前の話。今回の問題は出願後の話だから、特許庁側で把握済み案件になるのと、相続その他一般承継とかじゃないから、届出がいる。だから鈴木さんしか承継がされない。
②会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ効力はないか?
┗効力ある。会社合併は、一般承継も含む。ウィキ:一般承継とは、権利・義務の一切を承継することを意味する法用語である。包括承継ともいう。対義語として特定承継がある。 一般承継の具体例は、自然人については相続であり、法人については合併及び会社分割である
③出願前に承継してくれた人が、別の人にも承継してしまった、この場合は、先に承継を受けたのだから、後の人が出願をしても、対抗できるか?
┗できない。出願前だから特許庁で何が起こっているかわからない。
④同一の者から発明及び考案の特許を受ける権利を承継。それぞれ同一の発明。よし、ということで、特許出願と実用新案登録出願を同日にした。この場合は、時分を考慮して一番早い出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗できないか?(2回目)
┗No。協議により定めた者以外の承継は、第三者に対抗できない。
⑤承継があったものでも、その出願を基礎に優先権主張ができるか?
┗もちろんそうよ。
【これポン】
①特受権承継は、出願が対抗要件
②同日協議者のみ対抗可能
③一般承継届出は義務だけ(対抗なし)
④出願後、特受権承継は届出効力
1 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①放棄は下の者だけの承諾でOK。権利がなくなるから不利益になるため
②分割とは「>」の関係。だから、仮専が再度許諾されなくても、特許を受ける権利を有する者にとって不利益がない。
③特許を受ける権利を持つ人のみの同意で、仮専に基づいて取得すべき専権について、他人に仮通を許諾できる。しかし仮専が共有にかかっていたら、彼らの同意もいる。誰に許可するかで不利益が出る可能性があるからね!
④分割とは新しい出願のこと。だから元出願がなくなったことで、仮専が消えたとしても、分割出願側の仮専は消えない。
⑤特許出願では補正とかいっぱいある。だから、仮専の設定範囲は、最大の権利範囲である「最初に添付した明・範・図」である。
⑥仮専許諾の仮通とは、元々、仮専が専権になった時に、通権が発生するコンセプト。だから、仮専が消滅したら、消滅するのは当然のことである。
【論点】
①仮専さんは、特許を受ける権利を有する者の承諾を得て、仮通を許諾した場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り、仮専を放棄できる?
┗No。放棄は下の者の承諾でOK。
②仮専がある出願を分割したら、新たな出願に対して、新たに仮専の設定がされない限り、仮専は生じないか?
┗No。分割とは「>」の関係。
③特許を受ける権利を持っている人の同意のみで、仮専に基づいて取得すべて専権について、他人に仮通を許諾できるか?
┗できる。
④仮専がある出願を分割した場合、別途契約を除き、設定範囲で分割した出願にも仮専が設定されたものとみなされるが、この場合、元出願を取り下げたら、分割出願の仮専も消滅するか?
┗消滅しない。新たな分割になるから。
⑤実案は仮専用実施権を設定できるか?
┗できない。実体審査もないし、登録作業もめんどくさい。
⑥仮専は仮専を設定できるか?
┗できない。独占権をさらに設定できる権利だと!?特許を受ける権利を有する者と同じやないか!!
⑦仮専が共有にかかっている場合は、彼らの同意と、特許を受ける権利を有する者の同意があれば、専権について他人に仮通を設定できるか?
┗できる。
⑧仮専の仮通がある。仮専が消えたら、仮通が消えない場合があるか?
┗No。ハッピーセット
⑨特許を受ける権利について専権を設定する場合は、外国語書面、翻訳文、どちらの範囲に記載した事項で設定できるか?
┗翻訳文。ここに言う、外国語書面の場合の「最初に記載した明細書等」とは、原則翻訳文のことを言うらしい。どの条文が、外国語書面の範囲なのか、翻訳文の範囲なのか、はっきりしておきたいね!
【これポン】
①仮通権許諾は、他共有者同意必
②分割時、仮専承諾なしOK。なぜなら仮専消滅しないから
【趣旨】
ライセンスキャッシュポイントのニーズにより生まれた
1 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
12 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①仮通の移転は3要件
②優先権でも、仮通は元の出願の範囲で新しい出願について許諾されたものとみなす。たとえ嫌がられても。その場合は契約をし直すんだ!!
③仮専許諾の仮通とは、元々、仮専が専権になった時に、通権が発生するコンセプト。だから、仮専が消滅したら、消滅するのは当然のことである。
④移転の承諾は上の者に。誰に移転するかで不利益が発生する可能性があるから。
⑤優先権主張で広がった範囲については、契約などの定めがない限り、自動仮通設定は認めない。最初の範囲で継続中。
【論点】
①特許を受ける権利を有する者が、佐藤さんに仮専を許諾。そして鈴木さんに仮通を許諾。特許が設定登録された場合、佐藤さんは専権を設定されたものとみなされるが、鈴木さんは、改めて通権の許諾を得る必要があるか?
┗No。仮専と同じ
②甲と乙による共同出願。出願後、二人合意の元、丙が仮通の許諾を得たところ、その出願を基礎として優先権主張して新たな共同出願をした。ここで、乙が丙に仮通したくないな〜と反対の意思を示す、この場合、元の出願の範囲で、新しい出願について仮通の許諾があったとみなされるか?(別途定めはなし)
┗みなされる。おそらく反対の意思を示したのは、優先権により権利が広がったことで、思ったのだろうが、元の出願の設定範囲は変わらないのだから安心してほしいし、嫌なら別途定めたらいいじゃないか。
③仮専により許諾された仮通は、特許出願の登録後、放棄、取下げ、却下されたときまたは、拒絶査定、拒絶審決が確定したときに消滅するわけだが、仮専が消滅した時には消滅しない。
┗消滅する。芋づる式。
④仮専許諾の仮通を持つ者は、その仮専の同意をえれば、移転できる?
┗できない。お父さんにも言いなさい。
⑤優先権主張したら、その優先権で増えた範囲も、契約の定めがなくとも、自動的に仮通の権利範囲となるか?
┗ならない。怖すぎ!!最初の範囲を継続中。
⑥変更出願があった場合、仮通は再度、仮通に関する許諾が必要か?
┗いらない。ついてきてくれるよ!これは登録がなくなったことによる当然対抗という武器をもっているんだ!
【これポン】
①仮専消滅 is 仮通消滅
②仮通は国優で先許諾範囲地位引継ぎ
③仮通共有時、持分移転は他共有者同意必
④仮通は分割でも地位引継ぎ
頻出B
【レオ視点】
①仮通は仮専と違って、特許を受ける権利を有する者との許諾のみの関係。だから設定も移転も登録や届出がいらない。つまり、特許権成立前でも、効力があるということだ。
【論点】
①仮専の移転は、相続その他一般承継を除き、登録しないと効力はないが、仮通は登録せずとも効力を生じるか?
┗生じる。そもそも設定の段階で登録がいらないから、移転もいらない。
②仮通は、特許権成立前でも、仮専や特許を受ける権利を取得した者に対して、効力を有するか?
┗有する。有しないと登録をなくした意味がないだろう?
1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
頻出A
【レオ視点】
①二重譲渡問題防止のため、契約したならば、従業員が発明した瞬間、特許を受ける権利は使用者にワープする。これはたとえ、共同発明でも同じだ!共同で発明されたら、それぞれの持分が使用者にワープするぞ!
②相当の利益 = 経済的価値 and 職務発明であること(それ以外で相当の利益を与えても、代わりにならない。必ず職務発明をした時に与えること) and 設定登録があったこと(保証がない)
③予約承継とは、職務発明だけ。他の発明にも手を出したら無効だぞ!
④経済産業大臣は、日本国のイノベーション促進のため、従業員と使用者の間で最大限尊重されることを望んでいる。そのため 相当の利益を勤務規則に定める場合は、協議状況、開示の状況、意見の聴取の状況が適正かを見て、問題なければ不合理とは認めない。一方、契約を定めない場合や不合理だった場合は、利益、負担、貢献、待遇を考慮して不合理とならないようにする。
⑤転職前の経験で発明したとしても、転職前の企業とは全く関係ない。経験で認めたら、この世は通常実施権だらけでやる気出ない!でも同一企業内の転勤だと変わらず同使用者の職務発明となるぞ!
⑥従業員の負担や貢献とは、発明を起因したすべての戦略や戦術などにも及ぶ。なぜならその発明により会社が大きく変わるからね!
【論点】
①転職して、発明イを発明した。その発明は、転職前の会社での経験に基づいて発明した。その場合は、転職前の会社の職務発明として該当するか?
┗しない。経験程度ではね?「職務」とは、自転車屋接客スタッフがサドルを発明した、みたいなことではなく、ある程度発明をする意図のある業務についている。ということは、経験は前提としてあって発明することになる。経験程度で職務発明を認めると、どの会社も職務発明の権利を持ってしまう。
②勤務契約で職務発明について特許を受ける権利を使用者が取得する旨で契約した従業員が、発明をした後、別の人に譲渡してしまった場合、出願をしないと対抗できないか?
┗No。契約をしっかりしたら、発明した瞬間、特許を受ける権利は使用者にワープされるのだ。
③表彰状を渡すだけでも「相当の利益」に含まれるか?
┗含まれない。
④全部の発明を、使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効か?(3回目)
┗無効。ずるいぞ!
⑤佐藤さんは、竹田さんの会社の研究所Xに勤務し、研究αをしていた。その後、佐藤さんは、竹田さんの会社の研究所Yに転任し、そこでXで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。この場合、佐藤さんは通常実施権を有するか?
┗有する。同一企業内で職務が変わっても変わらない。
⑥従業員は、職務発明をして、使用者に仮専を設定した場合、特許権になる前でも、相当の利益を受ける権利を有するか?
┗No。保証がまだない。
⑦勤務規則で相当の利益を定める場合は、利益、負担、貢献、処遇などを考慮して、不合理と認められるものであってはならないことが特許法に規定されているか?
┗されていない。これは、契約を定めない場合または定めたけど不合理だった場合の規定。定める場合は、状況的なことが要件になる。
⑧じゃあ、契約を定めたら、相当の利益は不合理ではないか?
┗これもそうではない。不合理だった場合に、⑦の規定があるため。
⑨相当の利益の定めがない場合、利益、負担、貢献、処遇などを考慮して不合理となってはならないが、負担や貢献には、事業化するために行う負担や貢献も含まれるか?
┗含まれる。戦略や戦術なども含む。なぜならその発明によって、会社は大きく変わるからね!
【これポン】
①相当利益は専権設定後
②他の発明は予約不可(当たり前!)
③発明時承継(他に渡されたらかなわん)
【別視点】
・損得あれど、人間関係の部分で、意見の聴取とか、そういうので、相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。
1 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
頻出A
【レオ視点】
①そもそも5項とは、特許を受ける人が思う、受けたい権利を全部記載してくださいという規定。だから審査官からとやかく言われることではない。だから拒絶理由にも異議にも無効にも該当しない。
【論点】
①請求項の同じ発明が被っていたとしても拒絶理由にならないか?
┗ならない。
②「発明の名称」「特許請求の範囲」は明細書に書かなければならないか?
┗No。名称はOK。範囲は明細書に書かない。
【これポン】
①特36条5項 not 拒理
②願書に発明名称記載しない
1 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
頻出A
【レオ視点】
①翻訳文の提出がなくても、出願みなし取下げにならないものが2つある。1つは図面。なかったものとみなせるから。(もう一つや要約書。あとで補正命令を出せば済むから。?)
②1年4月以内に翻訳文が提出できなかった場合、正当な理由があれば提出できたのだが、それだと、証拠提出やその確認の作業が発生していた。そこで考えたのは、正当な理由を廃止し、「故意でなければ」に変更。さらに料金を徴収することで、「証拠判断の工数は0になり、かつ、お金を手に入れることが」できるようになったのだ!
③(1)1年4月以内に翻訳文未提出(2項)→(2)通知来る(3項)→(3)通知を受けた者は別の期間内で提出可能に(4項)→(4)提出しなかった→(5)みなし取下げ(5項)→(6)故意でなければ指定期間内に提出できる(6項)。このとき、「故意に提出しなかった期間」とは、(1)ではなく(3)である。(1)は別に故意に提出しないこともあろうて。
④③の提出期間は3種類ある。
⑤翻訳文を提出しなかったことにより取下げとなるタイミングは5項の期間経過時に取下げ。
⑥御三家出願をした場合でその翻訳文を提出したい場合は、1年4月を超えても、2月猶予が与えられるよ!
【論点】
①外国語書面と要約書の翻訳文を提出せず1年4月が過ぎたため、特許庁長官から通知がきた。通知にある期間内に、要約書を除く、願書に添付した全ての書面の翻訳文を提出しなければ、取り下げられたものとみなされるか?
┗No。図面の要約書がなかった場合は、図面がないものとみなせば問題ない。なぜ「要約書を除く」のかというと、あとで補正命令を出せばいいから、出願のみなし取下げはしないこととした。(5項には要約書の姿はない)
②外国語書面出願の話で、1年4月以内に翻訳文を提出できなかったら、不責である限り、期間内に提出できるか?
┗No。不責ではなく、故意でなければ、に変更された。そうすれば特許庁は回復するたびにお金が手に入るようになるからだ!!!
③外国語書面出願の人が、1年4月の期間内に要約書を提出しなかった。そのあと、3項の通知がきたが、4項に規定する期間内にも提出しなかったためみなし取下げに。出願人は故意に1年4月の期間内に翻訳文を提出しなかったと認められる場合は、6項に規定する期間内に、翻訳文を特許庁長官に提出できないか?
┗No。「故意」に該当する先は、初めの1年4月ではなく、3項がきた後の、4項の期間内の話。1年4月の時は、別に故意でもよく、例えば「いや〜やっぱりやめようかな」と思っていたかもしれない。でも「やっぱり!特許にしておこう!」と気が変わることもあるだろう。
④1年4月に翻訳文の提出をしなかった。通知が来たけど、その期間に提出しなかった場合、その期間経過後にみなし取下げとなるか?
┗No。そのもう一つ先である5項の期間経過後。ムズイね!!
⑤Aの出願から1年4月後、分割Bをした。この時、1年4月なのだから、同日に翻訳文を提出しなければ、Aはみなし取下げとなるか?
┗No。かわいそうだよね!分割の場合は、2月の猶予が与えられるよ!
【これポン】
①翻訳文起算日は最早1年4月
②図面翻訳文がない場合は、ないだけで済む
【別視点】
・不責理由あるけど「わざと、翻訳文を提出しなかった、と認められる場合を除く」ことを忘れないでくれ。
・翻訳文の提出がなかった時は、通知。そして通知を受けた人が、4項にある期間内に限り提出できるが、提出されなかった場合は、同項本文に規定する期間の経過の時に取下(同項本文ってどれ?)
・分割から2ヶ月OK
【確認事項】
(1)原則:出願日から1年4日に翻訳文の提出必要
(2)例外:御三家出願は、その日から2月以内であれば、(1)が経過していたとしても提出できる
(3)翻訳文提出前における手続可否
→できる
・国内優先権主張の基礎
・出願の変更
・出願審査の請求
→できない
・明細書等の補正
・出願の分割
・出願公開の請求
(4)翻訳文を提出しなかった場合、その旨を通知
(5)それでも提出しなかった場合→出願の日から1年4月の経過の時に取り下げられたものとみなされる
(6)外国語要約書面の翻訳文を提出しなかった場合
→補正命令→出願却下
頻出B
【論点】
①請求項が1つだけなら、単一性の要件は満たされるか?
┗No、1つしかない請求項の中に、様々な世界があるのだ。
【これポン】
請求項1つでも、単一性なしパターンあり
【確認事項】
・本条違反の効果→拒絶理由ではあるが異議、無効理由ではない
・その理由:37条違反は、てへッレベルのミスだから、それにより無効にするのは酷い。
頻出B
【レオ視点】
①共有だけど単独出願したら、補正命令ではないぞ!補正とは、提出した書類自体に問題がある意味合いじゃない!拒絶理由になるんだ!
【論点】
①共有者が単独で出願したら拒絶理由であり無効理由である?
┗Yes。不利益になるしね。
②共有だけど、単独で出願したら、補正命令がくるか?
┗No。拒絶理由+意見書(どうしたんだい?)
1 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
頻出A
【レオ視点】
①補完と同時に提出できる+αは明細書と図面だけ。なぜなら審査で必要な最低限のものだから。
【論点】
①明細書を添付しないで特許出願した場合は、特許庁長官は、明細書を添付するように手続の補正を命じなければいけないか?
┗No。補完
②補完の通知を受けた。この時、手続補完書と同時に明細書について補完できるが、要約書について補完することはできないか?
┗できない。要約書は規定されておらず。補正の時にすればいい。今いらないから。
1 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
頻出A
【レオ視点】
①参照すべき旨の出願は、特許を受ける権利を有する者と承継人ができる!
②でも外国語書面はできないのは、翻訳文のくだりでごちゃつくから
③参照出願は他の出願方法(御三家、優先、外国語書面)とタイアップできない。
【論点】
①外国語書面出願では、参照すべき旨を主張する方法により、何も添付せず出願ができる?
┗できない。そもそも採用されていない。理由は、翻訳文の有無で、審査内容が変わるため、処理が複雑になるためではないか?
②発明イについて出願Aをした甲は乙に譲渡。乙は、出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願できる場合はないか?
┗No。できる。承継人もOK!
③参照出願で分割出願はできるか?
┗No。
④実用新案登録に基づく特許出願は、参照出願できるか?
┗No。
【これポン】
外書面出願は参照出願の先の出願にはできず。なぜなら、元が外国だから意味がない。
【確認事項】
・効果:先の特許出願を参照して出願ができる
・除外:御三家と外国系
1 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
頻出B
【論点】
①明細書の一部が欠けているということで、特許出願人に通知したら、明細書等補完書の提出があった。その後さらに、特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、補完することができる旨を通知。そしたら、手続の補完の書面が来た。この時、出願日は、明細書等保管書を提出した日となるか?
┗ならない。よく見たら2回補完してるね!なら1回目の補完の時じゃないのは明らか。
【登場人物】
・特許庁長官
【確認事項】
・適用除外:御三家
頻出B
【レオ視点】
①出願放棄または取下げで、仮専用実施権者の承諾がいるのは、仮専にとってみれば、将来の約束された地位を失うことになるから。
②出願放棄または取下げで、仮通常実施権者の承諾がいらない理由は、まず登録制度がなくなったから、特許庁側で仮通がいるか把握できないし、放棄または取下げされたからといって、実施できなくなるわけじゃないから不利益にならない。
【論点】
①出願の取下げは仮専用実施権者の承諾がいるが、仮通常実施権者の承諾はいらない?(2回目)
┗いらない。
【登場人物】
・仮専用実施権者
・仮通常実施権者
【これポン】
①放棄は仮通の承諾不要
だって、放棄すれば自分も使えるからね。あと、登録制度がない。
【確認事項】
・特許出願を放棄または取り下げる場合は、仮専用実施権者の承諾が必要
なぜなら、出願の放棄または取下げによって、将来の実施権者としての地位を失うことで、不利益が発生するおそれがあるから。
1 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
頻出A
【レオ視点】
①同日出願でも補完があったら条件崩れる。
②原則、公開前に、放棄、取下げ、却下、拒絶査定、拒絶審決を受けたら、先願の地位はなしにした。(理由は、公開してないから秘密状態が保たれるから。)だけど同日出願拒絶だけは、不公平がないように地位が残る。
③冒認出願の先願の地位による拒絶を受けたって?大丈夫!移転請求権を君は持っているよ!!!!
④39条の判断は「範囲同士」だ!
⑤原則。協議が成立しなかったらどっちも拒絶査定。だけど、同日出願の協議指令の時に、ごちゃごちゃごにょごにょすれば、拒絶を免れる。
⑥抽選で登録できるかどうかわからない危険な制度になるくらいなら、特許されないほうがマシ。
⑦明細書から適法に範囲を補正すれば、新しく別の先願の地位得られる技がある。
⑧公知→他人が独自発明出願→公知者新喪例出願。この流れになると、どちらも特許が受けれない可能性がある。だから新喪例があるからといってのんびりせず早く出願するのだ!
【論点】
①同日出願でも、協議をせず、一方の特許が受けることができる場合があるか?
┗ある。例えば審査されるまでに、ごちゃごちゃあるはず。補完やら取下やら。本問では取下げはないという前提らしいから、補完があることが回答できればOK。
②同日出願で協議不成立のとき、拒絶された出願には先願の地位を有することはないか。(2回目)
┗No。原則、放棄、取下げ、却下、拒絶査定、拒絶審決を受けたら、先願の地位はない。しかし、この場合、先願の地位が残らないと、他の誰かに取られてしまうから、例外的に認めている。
③冒認出願があった後に、真の権利者が出願しても、拒絶されることはないか?
┗拒絶される。冒認出願でも先願の地位を残したのは、最終的に、必殺、移転請求権!!!!があるから。もし先願の地位を残してしまうと、それにより重複で特許が取れるため効率的ではない。
④同日に出願された2つの出願がある。一つは範囲に発明イが記載。もう一つは明細書に発明イと同一の発明ロが記載。この時、出願時刻の先後、発明者同一であるか関係なく、範囲に発明イと書いた人は拒絶されることはないか?
┗拒絶されることはない。まず同日により29条の2はなくなる。そして39条では、範囲で見る。明細書では見ない。
⑤同日に出願された2つの出願がある。特許庁長官から協議指令が。だから、片方が同一と判断された発明を範囲から削除した。この時、協議が成立しなかったことを理由に拒絶されてしまうか?
┗拒絶されない。協議の段階でごちゃごちゃすれば免れる。
⑥2つの同日ではない出願がある。2つとも同じ発明を範囲に書いている。先願が公開されることなる拒絶査定となった。そのため後願も拒絶査定になるか?
┗ならない。公開されていないから先願の地位がないからだ。ちなみに原則、出願自体を初めからなかったものとみなしたのは、公開されていないわけだから、秘密状態になる。だから無期限にその発明を独占できることとなるからだ!
⑦同日出願をした時に公正な方法としてくじの結果により特許を受けることができるか?
┗できない。商標の話。特許でくじが採用されていないのは、抽選の結果で特許を取られる危険な制度よりも、それだったらむしろ特許にされないほうがよいと考えるため。つまり秘密状態を保持し、独占的に利用するという視点を採用する。商標は発明という概念がないから、秘密にしたいというコンセプトがない。だからくじとして採用ができる
⑧同日出願があった。片方は審査請求をしたが、もう片方は審査請求期間内に請求されず、取り下げられたものとみなされた。この時は、協議できなかったことを理由としてお互いに拒絶となるか?
┗ならない。取下げにより先願の地位がない。(思ったこと:これって、協議理由じゃなかった場合で、かつ、審査請求期間を超えた場合、その間に公開ってあるよね?そうなるとどうなるの?)
⑨特許と実案の同日出願で協議が成立しない場合は、お互いに登録を受けることができないか?
┗できない。特許も実案も同じと判断。
⑩佐藤さんは範囲にイ、明細にイロを記載した出願Aをした。その後、竹田さんは、範囲ロの出願Bをする。出願Bの審査請求後、出願Aの範囲をロに補正した。この時、Aは39条で拒絶されることはないか?
┗拒絶されない。補正は遡及するため。
⑪公開前に放棄しちゃって、もう一度出願したら、特許受けれない?
┗No。受けることができる。39条では公開しないと先願の地位がなくなる。29条のは出願が公開されることが条件であるため該当せず。だから全然OK。
⑫発明イを甲が公知にしたあと、乙は独自に発明した発明イについて出願Aをした。そのあと、甲は例外適用を受けて発明イについて出願Bをした。この時、出願Bは、出願Aを先願とする規定に違反せず、かつ、出願Aにより29条の2に違反する場合がある。
┗Yes。39条に関しては、発明イは公知になってるため、乙は先願の地位なし(拒絶)。29条の2では、Aが公開されたら該当する。そのため、新喪例があるからといってのんびりせず、早く出願しよう!!!
【登場人物】
・特許庁長官
【これポン】
①協議指令は長官から出る
②同日出願拒査、先願地位あり
③なんやかんやで最後、39条にならなければ拒絶査定にならず。
【別視点】
・協議なしの時があって、それが、片方が補完
・39条は範で判断。だから明細書が同じでも、該当せず。
・変更出願で、元出願時とみなすが、29条の2のような、「最初に記載された」パータンがないから、範囲が変わっていたら、先願の地位はあるのに、後願に負けることがある。
1 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
頻出A
【レオ視点】
①累積主張をかい潜る必殺技があるらしい…。
②優先権とは改良発明をして漏れなく包含的に権利を得るため。だから基礎と優先権の関係は「≦」
③優先権主張をすると、元出願は取下げになる代わりに、後出願が公開されると元出願はみなし公開。つまり、基礎出願と優先権出願の間に同じ発明をした出願あっても、排除できるってことだ!でも、優先権主張の削除、または、後出願の取下げをした場合、元出願は取下げにならないから気を付けろ!
④公知後例外適用で出願して1年以上経ってから優先権を主張しても、その出願は例外適用を受けられる。理由を推測するに、優先権は、公知から1年ではなく、出願から1年以内であるため、優先権を考える時に、公知1年のことも考えないといけないというプレッシャーがある。だから、先の出願で手続きすれば、公知1年は無視できるものと思われる。
⑤公開である1年6月は、先の出願から計算。
⑥優先権をやめる方法は、優先権主張の出願を取り下げる or 優先権主張を取り下げるか。どちらかクリアしていればOK。
⑦元出願は優先権後なら、取り下げになるから、その出願になにがあっても、優先権主張をしている出願は優先権の効果を得ることができる
⑧優先権主張は、別に出願と同時じゃなくてもいい。1年以内なら、好きにできる。
⑨御三家出願を基礎にできない。認めてしまう御三家の出願の要件を見る工数が増えるし、みんなのサーチがしにくい。元出願でやってください。
⑩基礎とされた出願は1年4月にみなし取下げになるのは、「≦」であり、みなし取下げしないと同じ出願が2つになってしまうため。
⑪先の出願に出願したとみなす項目を列挙してしんぜよう。
(1)29条(新規性、進歩性)
(2)29条の2(拡大先願)
(3)30条1項及び2項(新喪例)
(4)39条1項〜4項(先願。実7条3項も同趣旨)
(5)69条2項2号(特許権の効力の及ばない範囲)
(6)72条(利用と抵触)
(7)79条(先使用による通常実施権)
(8)81条及び82条1項(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
(9)104条(生産方法の推定)
(10)126条7項(独立特許要件)
ここにないものは、基本、後出願を起算して考えることになる!
⑫取り下げによる不利益が発生するから、仮専の承諾はいるぞ!
⑬外国語書面出願では、翻訳文がなくても優先権主張ができる。分割では無理だけどね。できる理由は、どうせ取り下げになってしまう出願だから、翻訳文がいるかどうか関係なくなるってことさ!
⑭優先権を主張する前か後で変わることがあるね!例えば、主張後、基礎出願を放棄したら優先権は消えるけど、主張前に放棄したら、優先権は主張できないって感じ!ただまぁ、主張後は「どうせ取下げになるし」スタンスで解けそうかもね!
⑮主張後、外国語書面出願にしてもいいよ!分割でもできるしね!
⑯勘違いしないでほしいのだが、優先権の効果は範囲だけじゃなくて、明細書や図面にもおよぶからね!
【論点】
①ある出願Aを基礎として、優先権を主張を伴う出願Bをした。その後、その2つを基礎として優先権主張を伴う出願Cをした。別の人がBとCの間にAと同じ発明を出願Dした。出願Cが公開されたら、出願Dは拒絶されることはないか?
┗拒絶される。出願Cが公開されたら出願Aがみなし公開。さらに遡及もする。
②「A(イ)→B(イロハ)→C(イロニ)」という累積された優先主張出願があったとする。BとCの間に他人が「D(イハ)」を出願したとする。Cが公開された場合、DはBにより29条の2の拒絶されることはないか?
┗拒絶されない。まずイは累積によりCの時に出願される。そしてハだが、Cの出願に書かれていない。だからCが公開されたとしても、Bが公開されたとはならない。なぜなら、「≦」の関係を外れた趣旨から外れた出願になる。仮に、Bの公開を認めたとしたら、そもそも受けるかどうかわからない権利まで審査しないといけない。Cにちゃんと書きましょう。
③出願Aを基礎として優先権主張を伴う出願Dをした。その間に、他人の出願Bがあった。Dは公開されることなく取り下げた。この時、出願Aは先願の地位を有することがあるか?
┗ある。優先権主張を取り下げた場合、Aはみなし取り下げにならなくなる。なぜなら、優先権主張をしたら、元の出願が取り下げになる効果が消えるからだ。
④発明イを公知。4月後に出願。10月後、それを基礎として優先権主張。この時、主張した出願は例外適用は受けれる場合はないか?
┗受けれる。1年を過ぎていても、先の出願にて2項の適用を受けているのなら、公知から1年以内でなくも、適用を受けることができる。理由はおそらく、優先権は出願から1年以内にしないといけないルールだから、公知基準ではない。そのため例外が受けれない期間が発生してしまうのは問題であるためだと思われる。
⑤優先権主張から1年6月が経ってなくても、公開されることはあるか?
┗ある。なぜなら、原則、先の出願から1年6月だから。
⑥外国語書面出願をして、翻訳文を提出したが、外書にはない発明が翻訳文に記載されていた。この時、翻訳文に記載された発明に基づいて優先権主張ができるか?
┗できない。外書の範囲。なぜかというと、それが最大範囲であるから。
⑦優先権主張をした出願を公開前に取り下げた。この時、優先権主張を取り下げないと、元出願は取下げになるか?
┗ならない。優先権の出願自体がなくなっているから。
⑧外国語書面出願を基礎として優先権主張をし特許出願をした。翻訳文の提出ができず、外国語書面出願は取り下げに。この時、優先権主張した出願は優先権の効果を受けることができるか?
┗できる。どうせ元出願は取り下げになるのだもの。
⑨発明イの出願Aをした。5月後、Aを基礎として発明イとロについて出願Bをした。さらに5月後、発明イロハの出願Cをした。このとき、CはAの時に出願したとみなされることはないか?
┗ある。CをAを基礎としたら優先権主張をすればいい。
⑩「甲:A(イロ/イロ)」を基礎として「甲:B(イハ/イハ)」を出願。Aは公開なく取下げに。AとBの間に「乙:C(ロ)」が出願されたおき、CはAにより29条の2で登録にならないか?
┗なる。まず、Aは公開前にとりあげてるから大丈夫。そして、後願に「ロ」がないから、Bが公開されてもAが公開されたとはみなず。
⑪「甲:A(イ)」→「乙:B(イ)」→「A公開」の後、Aを乙に移転し「乙:A(イ)」となる。その後、乙はBを基礎として「乙:C(イロ)」をした場合、CはAにより29条の2で拒絶となることはないか?
┗拒絶されない。そもそも公開の後だから、29条の2の枠から外れている。
⑫先の出願に仮通があった場合、優先権主張する時、仮通に同意をえなければならないか?
┗No。なぜなら、仮通の範囲がついてくるから。「≦」ね!
⑬意匠は優先権主張できるか?
┗No。理由は、(1)改良発明の概念がないから。(2)特許や実案との先後願関係に成り立たないから
⑭御三家出願を基礎として優先権主張できるか?
┗できない。これを認めると、ただでさえ、御三家出願が適法かどうか調べないといけなくなり、さらに第三者のサーチが複雑になるから。あと、「>」の関係なのだから、元出願を基礎にしてください。
⑮出願し、それを基礎として日本国指定の、国際出願をした。その日から30月以内であればいつでも優先権主張を取り下げれるので、1年4月を経過した後でも元出願を基礎とする優先権主張を取り下げれば、元出願は取り下げられたものとみなされないか?
┗No。30月はその通りだが、それ以前に基本ルールも適用される。
⑯AとBとCを基礎として、パリ優先と国内優先をダブルで主張できるか?
┗OK!制限なしだ!
⑰不実施の裁定通常実施権の許諾協議は、発明を3年実施しておらず、基礎出願から4年経過したらいつでも協議できるか?
┗No。基礎出願からではなく、後出願から。
⑱翻訳文の提出がなくても優先権主張できる?
┗できる!なぜならどうせ取り下げになるからね!
⑲審査請求されている出願を基礎にできるか?
┗OK!取下げや登録になってなければOKだ!
⑳優先後、基礎出願を放棄したら、優先権は消えるか?
┗消えない
㉑特許出願を基礎として、外国語書面出願はできるか?
┗できる。
㉒「甲:A(イ/イロ)」を基礎として「甲:B(イ/イロハ)」をし、B公開。その間に、「乙:C(ロ)」を出願した場合、CはBにより29条の2で拒絶されるか?
┗No。これはひっかけです。BではなくAで拒絶される。Bが公開されたらAがみなし公開となることを忘れないように。
【これポン】
①累積ダメ
②外書優先は翻訳文不要。だってみなし取下あるから
③先出願がないなら優先主張不可。(御三家、放棄、査定確定、登録)
④ユザフレなし
⑤分割の「原出願」なら優先OK
⑥意願は優主張不可
⑦分割の子出願が公開が、親出願が公開されたことにならず。
⑧複合優先OK
⑨後出願時、出願人同一なら、優先権OK
⑩優先権主張出願後、先出願取下等しても影響うけず
【別視点】
・ユザフレないから、30日以内証明書を提出すれば受けられるわけではない。
・意匠権の優先規定ない
・特許から実案になったら優先権なし。実案スタートならOK
・不実施の通常実施権許諾は、3年なにもやっておらず、出願日から4年たったら、協議を求めることができるけど、優先権がある場合は、後の出願を基準に判断される。
・実案は優先権いける。
・3年以内に審査請求がいるけど、優先主張したら、後の出願から3年になる。
1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
頻出A
【レオ視点】
①1月4月はみなし取下げだ!でも、その期間の間に基礎出願がなくなったり、登録されたりすると、みなし取り下げにならないぞ!
②複合優先の場合は、それぞれの出願日から1年4年を計算する!パリ優の優先書類提出のくだりとごっちゃにならないように!
【論点】
①日本国を含む国際出願をし、それを基礎として優先権を主張したら14月以内に日本国除外の手続きをした場合に限り、国内出願のみなし取り下げを回避できるか?
┗No。この問題は、国際出願に関する知識がないと解けないように見えるが、そもそも国内優先権の話。だから、1年4日以内に優先権主張を取下げれば、国内出願はみなし取下げにならない。
②優先権基礎とされた出願が特許査定となり謄本が送達された。この時、特許料を払わないと1年4月経過後、みなし取り下げとなるか?
┗ここまで来るとならない。
③AとBを複合優先したら、Aを基準日として1年4日にみなし取下げになるか?
┗No。それぞれの出願日から1年4月。パリ優ではそれがないだけ
【これポン】
①みなし取下時期は、その出願日から1年4月(国内優先権も同じ!)
②複数優先中は、全部主張を取下ないとみなし取下発生
【別視点】
・優先先の出願が取下られたら、優先権の主張も取り下げになるぞ!
・先の出願について、査定または審決が確定している時は、みなし取下にならず。ちなみに、特許査定は、査定の謄本送達と同時に確定
・パリ条約は、この優先権主張後の、先出願取下規定がない。
【確認事項】
・原則:先の出願日から1年4月前
・例外:後の出願が国際特許出願である場合→優先日から30月
・補正により発明を削除しても、優先権の主張は取下擬制されない。
・優先権の主張を伴う特許出願から実用新案登録出願への変更
→優先権の主張を伴うもとの出願は取り下げられたものとみなされる。
→変更出願については、もとの出願において主張した優先権が主張されたものとみなされる
1 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
頻出A
【レオ視点】
①パリ優先で翻訳文を提出しない場合では、独自の救済規定がある。それが電磁的方法だ!
②パリ優先権とは、日本の優先権をそのまま、海外レベルで適用しちゃおうという規定。元から優先出願の間に、どっかの国で第三者が出願しても排除できる。複合優先もできるぞ!
③不責はあるぞ!
④ごっちゃにしないでほしいのは、1年4月の期間は、優先権書類の提出期間であり、基礎出願のみなし取下げではない。なんとパリ条約ではそもそも、みなし取下げ規定がないのだ!
【過去問で聞かれた論点】
①パリ優先したときに提出する書類(出願した月日を記載した書面等)を1年4月以内に提出しなかったら出願は却下されるか?
┗No。優先主張の利益がなくなるだけで出願が却下されるのはお門違い。
②パリ優先権を主張したら、1年4日以内に翻訳文を提出しないと、優先権の効力は失うか?
┗失わない。実はもう一つ救済規定があって、電磁的方法で書類提出すればOKとしている。
③電磁的方法で公開することができる国じゃなくても、提出したものとみなせるか?
┗Yes。電子的公開のために必要な事項を記載した書面を提出すればOK!
④パリ条約国民が、X国に出願A。その後、Y国にも出願Bをした。AとBを基礎として優先権主張をして日本国に出願Cをした。この時、優先権書類のを提出できる期間は、AとBそれぞれの出願の日から1年4月以内であるか?
┗No。一番最初の出願から考える
⑤出願Aをした。それを分割して出願Bをした。出願Aは取り下げられた。その後、Aを基礎としてパリ優先により出願Cをした。この時、AもBも基礎にできるか?
┗なぜかできる。通常は、取下げ状態の優先権は不可だし、分割出願も基礎にできないはず。パリ優先になったらいけるってことか?
1 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
頻出A
【論点】
①非加盟国だけど、日本国と同一の条件により優先権主張を認める国にした出願を基礎として、日本国にパリ例により出願した場合、これを主張できる場合はない
┗No。相互主義
②世界貿易期間の加盟国の国民がその国にした出願に基づく優先権は、パリ優の例により主張できるか?
┗できる
1 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
頻出A
【新レオ視点】
①29条の2は原則遡及。でも出願御三家が絡み他出願に該当したら遡及しない。なぜなら39条で排除できるから。
②分割可能な時期は3つ!
(1)補正可能期間(前置審査で拒絶理由が出た時でも補正できるからOK)
(2)シンプル特許査定送達30日(設定登録後は30日以内でも不可になる)
(3)”最初の”拒絶査定3月(請求しててもOK)
それ以外は手続きの無駄が発生するから除外した!前置審査による特許査定も除外されているぞ!(1)のカッコ書きとごっちゃになるから注意だ!
③優先権の場合は、改良発明という概念があるため、29条の2でも、同じ発明がある場合は遡及し、それ以外は遡及しないのだが、分割などの御三家の場合、新たな説明項や図面が入ることになる可能性がある。なので一律遡及させてしまうと、関係ない権利まで遡及させてしまい権利濫用になるから、その時だけ例外的に遡及はしないのだ!(じゃあ優先権とどう違うのか正直まだ謎)
④優先権と違うところで、分割は累積OK。しかも親出願にまで遡及する優れもの。しかし、途中、分割の要件にみたいなことがあったら、遡及しない。(論点⑧参照)
⑤公開や審査請求期間や権利期間は、親出願から計算。その分もったいないことではあるが、遡及するメリットで相殺する。遡及しないのは唯一29条の2の時だけと覚えておこう!
⑥ユザフレの効果を発動するには、元出願で書類が提出されていることが条件。(参照:論点⑦⑨)
⑦4条延長の規定にはないけど、分割期間が延長されるミラクルがあるぞ!
⑧分割出願では、元の出願の範囲に記載されているものに限らず、技術的事項のすべてが、通常の知識を有するものにとって理解でき、かつ、簡単に実施できる程度に記載されているならば、詳細な説明または図面に記載されているものでもOK。
⑨御三家の中で、分割については、仮専の承諾がいらない。「>」関係になるため、契約を除き、設定された範囲を引き継ぐ。
⑩分割は、別に請求書の範囲だけではなく、明細書や図面から分割してもいいんだぜ!
⑪外国語書面出願の場合、翻訳文を提出しないと分割できないクセに、翻訳文ではなく外国語書面の範囲で分割。
【論点】
①分割した出願は、39条では元出願日に出願されたものとみなされ、29条の2で同判断をする場合は、分割した出願の日にされたものとみなされるか?
┗No。原則遡及する。しかし、分割した出願が「他の出願」に該当する場合は、遡及しない。理由はいろいろあるが、新しい理由として、そもそも遡及させなくとも、もと出願と子出願との関係は「>」になるのだから、その間に出願に同じ発明があったとしても、39条で排除できるため、遡及させる必要もない。
②親分割と子分割との間に、同一の発明を出願した。その出願は子分割で拒絶されることはないか?
┗拒絶される。分割は原則遡及する。29条の2の時にしないだけ。
③前置審査で特許査定となった30日以内に分割ができるか?
┗できない。手続きの無駄に該当する
④「甲:A(イ/イロ)」を基礎として「甲:B(イ/イロハ)」をした。Bを分割して「甲:C(ハ/イロハ)」をした。この場合、CはAをした時にみなされる。
┗NO。そもそもAにハがない。
⑤新喪例外適用の出願した。それを分割した。もう一回その旨と30日以内に証明書がいるか?
┗いらない。ユザフレ
⑥特許謄本送達から30日以内に料金納付した後じゃないと分割はできないか?
┗No。料金あるかないか関係なし!
⑦「X国:A」をした。Aを基礎として「日本:B」して、優先主張書類と優先権証明書を提出。その後、Bを分割してCをした。Cについて、Aを基礎とした主張をするためには、もう一度2つの書類を提出する必要があるか?
┗ない。ユザフレがある。Aを基礎としたとしても、Bで提出済みゆえに、ユザフレの適用がある。これは分割が遡及してBと同じになると考える。
⑧「A(イ/イロハ)」を分割して「B(ロ/イロ)」をしてさらにBを分割して「C(ハ/イロハ)」をした。CはAの時にしたものとみなされる?
┗No。Bにハがない。
⑨「A(イロ)」を基礎にして「B(イロハ)」を出願。それを分割して「C(ロ)」をした。Aの時は、新喪例を受けて、Bは受けてない。この時、Aで提出した書類はCでも提出したとみなされる
┗No。ユザフレの効果は変わらず、元出願が提出しているか?で判断。さらに、優先権はユザフレがない。
⑩4条延長により、拒絶査定不服審判の請求期間が延長。他には、特許料納付期限も延長されたら、分割可能期間も延長されるか?
┗延長される。なぜなら、延長の結果、判断する期間が増えるためである、
⑪「甲:A(イロ)」→「乙:B(イ)」のあと、Aを分割して「甲:C(イ)」をしAが公開されたら、分割は遡及せず、乙を拒絶にできない。この時、29条の2で乙を拒絶にする方法を考えよ。
┗Aの分割をせず、まずは「イ」を削除する補正をして、その後に、その補正した出願を分割し「イ」を救いだせばOK。
【レオ視点】
①他の特許出願でのイメージは、子出願が、適法かどうかを知るタイミングは審査時だから、29条の2のときだけ遡及しない。通常は、親出願が公開するから、他出願を拒絶できるし、39条として遡及するから、それで他出願を拒絶できる。
②自分が審査される時のイメージは、子出願よりも前の他出願が公開されたときに、①の話で29条の2は遡及しない話になりそうだが、一応、分割をしたということは適法を前提として分割した反面もあるから一律に子出願を遡及させないのはかわいそう。だから、他出願が公開される前の子出願については、29条の2でも遡及するようにした。
【これポン】
①分割時期は補正と最査送達後
②分割は自己審査の時だけ遡及する。拒絶させる力はない。
③外書面出願は翻訳文提出後なら分割OK
④ユザフレあり
⑤特査後分割30日だが常にではない
⑥分割曰く、単一性?それ美味しいの?
⑦拒査不審請求後も、分割OK
⑧出願日はこの場合遡及済み(公開、審査請求期限、権利期間など)
【別視点】
・拒絶査定は3月以内。拒絶査定不服審判請求後でも分割OK。
・前置審査も同じく、補正タイミングで分割できる
・だけど、前置審査で特許査定になった場合、⑤なし。
【確認事項】
・分割の効果
原則:もとの特許出願の時にしたものとみなされる。出願公開の時期や存続期間も。
→国内優先権の場合、優先権主張を伴う出願の日から20年をもって終了
・29条の2との関係
「他の特許出願」とは「後願を排除することができる出願」に該当する場合
この時、もとの出願の時にしたものとはみなされない。これは、なに、もの出願をいじった時の話なのか?
1 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①実案→特許への変更OK。制限期間は出願から3年以内
②意匠→特許もOK。制限期間は2つ。
(1)最初の拒絶査定登録送達3月以内
(2)出願日から3年以内
(2)でアウトでも(1)があれば変更できるぞ!
【論点】
①変更は、仮通の許可がいるか?
┗いらない。仮専はいるけどね!
1 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①評価請求後はたとえ1部の請求項に対してしても、全体として46条の2ができない。仮にこれをOKとすると、評価請求の審査もして、46条の2の審査もしないといけなくなる。
②46条の2ができなくなるタイミングは4つある。
(1)出願から3年。
(2)自分で技術評価請求。
(3)他人から技術評価請求がありその通知から30日経過後。
(4)無効審判で最初の答弁書機会の期間経過後。
※(1)〜(3)は不責もあり!
③(4)の理由は、最初の制限を取ってしまうと、無効審判を請求した人にとって無駄になるため。そして、最初というのは、全ての無効審判における最初。それぞれの無効審判の最初ではないぞ!
⑤実案が無効になっても、46条の2はできるぞ!なぜならそもそも基礎出願は放棄になるからだ!
⑥46条の2は、専権、通権、質権、すべての承諾がいる。なぜなら、技術評価の請求ができなくなるからね!
⑦面白いことに、実案で方法の発明だと補正対象になるのだが、46の2の出願が方法の発明だったとしても、範囲内であれば、実案出願の日にしたものとみなしてくれる。
【論点】
①「請求項1=イ」「請求項2=ロ」を記載した実案登録出願をし登録に。その後、イについて、技術評価請求をし、内容を確認してから2を削除。この時、46条の2はいけるか?
┗No。プロポーズしたのなら添い遂げなさい!
②実案登録に無効審判が。請求項は2つあり、それぞれ請求された。1つ目の請求にて答弁書を提出する機会が与えられ、期間経過後、2つ目の請求があり、同じく答弁書提出の機会が。この機会の期間内に46条の2はできるか?
┗できない。
③46条の2をしたら、最初に添付した明細書等の範囲に限り、出願時にしたときとみなされるか?
┗No。46条の2をする基礎とした出願の範囲だ!
④2つある請求項のうち一つについて、他人から技術評価請求があり30日が経過しても、もう片方の請求項で46条の2できるか?
┗できない
【これポン】
①46条の2効果は特願1つのみ。請求項毎に放棄しても不可
②46条の2の特願できる時期把握
③46条の2は、出願自体+実案放棄に対し実施権者等の承諾必
④実案が無効でも46条の2OK!
【別視点】
・優先権主張はできない。参照出願もできない。でも外書はOK
・実案の出願から3年以内に46条の2をしないといけないけど、不責理由がある。
【確認事項】
・効果:範囲内になる場合→出願時遡及(つまり範囲内にない場合は遡及しない)
・出願時が遡及しないもの:他の出願化になったら
・一応分割はできる
頻出A
【レオ視点】
①審査で公正の担保のため、除斥のみ採用。しかし申立てがないのは、審査の段階でいちいち申立ての確認ができないし、ちゃんと除斥するのだから必要ない。
【論点】
①出願人がお姉さんで、審査官がその弟だった場合、同居してるか関係なく、除斥の申立てがなくとも、当然に除斥されるか?
┗される。公正を担保するためにね。
【これポン】
①審査官忌避なし
【確認事項】
・除斥制度はあるけど、、除斥の申立はない
頻出B
【レオ視点】
①審査をするタイミングはmy self。
②原則、審査請求は制限期間は「3年」
③でも御三家出願をしたら、3年すぎてても、制限期間30日ゲット!
【論点】
①審査請求がなくても、審査される場合がある?
┗ない。
【これポン】
①審査請求がないと審査しない
1 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
頻出A
【レオ視点】
①故意ない場合は取下げあっても審査請求できる。ということは、取下げがあったことを信じて実施した人も出てくる。だから、その人たちには通常実施権が与えられてしまうぞ!
②審査請求は優先日から3年ね!パリ優先もそうだぞ!そこは遡及しないから気を付けてくれ!
【論点】
①外国語書面と要約書の翻訳文がなかったら、出願審査の請求はできないか?
┗できる。請求自体はできて、審査はされない。ひっかけ問題!
②審査請求をしなかったことにより取下げられた出願Aが公報に掲載。それを見た人は安心してその内容を実施。しかし、その出願Aについて審査請求しなかったのは故意じゃなかったことを理由に審査請求をし設定登録された。この時、取下げ公報から審査請求があった旨の公報までの間に、善意に実施していた者は、通常実施権を有するか?
┗有する。かわいそうだ!
③審査請求3年に、分割出願30日が過ぎても、審査請求できる場合はあるか?
┗ある。故意じゃなければ。
④パリ優では審査請求の起算は出願日?それとも優先日?
┗優先日!同じだね!
【これポン】
①審査請求計算は出願日から 優先日じゃない
②分割、変更、46条の2は遡及日から3年。分割時点30日
③審査請求取下不可
【別視点】
・翻訳文の提出がなくても、出願審査請求可能。可能だが、翻訳文があってから、開始される。
・分割30日すぎても、わざとじゃなかったら、もう一回期間を定めたチャンスあり。
【確認事項】
・パリ優先権、国内優先権の主張を伴う特許出願→後の出願日から3年
頻出B
【レオ視点】
①審査が長引いてしまうと、公開後に特許出願人ではない人が発明を実施してしまい、その結果、補償金請求で警告する相手がどんどん増えてしまう結果となる。そのため、そういった場合は、優先して審査することができる。でもしなければならないわけではない。臨機応変にいこう。
【確認事項】
・出願公開後でなければ不可
・自分が特許を実施しているからといって優先審査はしないぞ!
・実施の準備では足りない。実施まで!
・裁量規定だ!
頻出B
【確認事項】
・先行技術文献情報の会議の要件が満たされていない場合、補正ではなく、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出機会を与えることができる
・裁量規定
・出願人の対応
(1)先行技術を知っているならば、文献名等を明細書に追加補正する
(2)先行技術が存在しないまたは知らないのであれば、その旨を意見書によって説明する
1 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
頻出A
【レオ視点】
①誤訳訂正書を提出したが、その目的と関係ない補正をしてもいい。なぜなら、手続補正書の代わりとなっているから。
②拒絶理由のうち以下以外は全部無効理由!
(1)請求書の範囲の記載に関する委任省令要件
(2)単一性要件違反
(3)シフト補正
(4)先行技術文献情報開示要件違反
③拒絶査定を列挙してしんぜよう。これ以外は拒絶査定になることはない!
(1)補正要件を満たしてない時
(2)外国人の権利享有、29条の2、特許を受けることができない発明、共同出願、39条
(3)条約規定で特許できないもの
(4)特許出願の要件を満たしていない時
(5)(4)について通知して、いろいろ提出してくれたけど、要件が満たさなかったとき。先行文献もここ。
(6)外国語書面出願にて、範囲、明細、図面に記載した事項が外国語書面に記載した範囲内にないとき
(7)そもそも特許を受ける権利を有していない時
④原則、拒絶査定する前にその内容について1回だけ拒絶理由通知+意見書のチャンスをくれるぞ!
【論文】
①誤訳訂正書を提出したけど、それを目的としない補正が含まれていた場合は、拒絶理由に該当される場合があるか?
┗ない。手続補正書の代わりになるから。
②範囲に記載する委任省令要件違反、単一性要件違反、シフト補正以外は、拒絶査定の理由のうちの無効理由であるか?
┗No。あと一個足りないのは、文献公知。
②文献公知発明の情報開示がないことを理由に意見書なしで拒絶理由ができるか?
┗できない。一応提出しない理由を聞かないと。画期的な発明で文献がないかもしれないだろう?
【登場人物】
①審査官
【これポン】
①49条第5項拒理は、一度48条の7通知がきた後。
②最後拒理通の応答は、補正却下されず拒査となる場合あり
③誤訳訂正書を提出なしでは拒理にならない。提出ありなら新規性違反ならないけど、原文答えたら拒理
【別視点】
・共有の単独出願は、補正ではなく、「え?なんで?」の意見書がくる
【確認事項】
・拒絶理由を限定列挙している。
→つまり、これ以外によって拒絶査定をすることはできないってことだ!
頻出A
【レオ視点】
①原則、拒絶査定をしようとするときは、拒絶理由+意見書
②ただし、補正却下の時は、「拒絶理由+意見書」を出さない。なぜなら、査定にならず何度も審査しないといけないから。
③最初に添付した事項の範囲内において補正がされていないという意味は、新規事項追加のことを意味している。
【論点】
①審査官が拒絶査定するとき、拒絶の理由を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならないが、補正却下の決定をする時は、この限りではないか?
┗Yes。
②拒絶理由通知は、文書を持って行い、かつ、理由をふさなければならないことが特許法に記載されているか?
┗No。これは補正却下と査定の話。拒絶理由通知だからさ、すでに名は体を表している。
③延長登録出願にて、拒絶査定をしようとする時、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないか?
┗Yes。これは普通の出願と同じ。
【登場人物】
①審査官
【確認事項】
・原則:拒絶査定しようとするときは、拒絶理由通知をする必要がある
・最後の拒絶理由通知に対する補正が書類審査の追加等となった場合
→この場合、拒絶理由を通知することなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定がされる
審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
頻出B
【レオ視点】
①50条の2が通知されない場合がある。例えば…
(1)審査請求後に他の出願の拒絶理由通知があった場合
(2)当該出願と他の出願の出願人が変わっていて、かつ、当該出願の審査請求の時に、他の出願が出願公開前だったために、拒絶理由通知を知り得なかった場合
【論点】
①甲はAを分割してBをして、Bを乙さんに承継した。その後、Aについて拒絶理由が通知されたが乙さんに知らせなかった。乙さんは公開前にBについて審査請求をしたら、Aと同じ拒絶理由だと審査官は判断したので、50条の2を乙さんに通知しなければならないか?
┗No。乙さんはAの拒絶理由の存在を知らないからかわいそう。
【これポン】
①50条の2は分割適応あり。というより分割のための規則では?
②審査請求時に知っている拒理のみ対象
【趣旨】
分割濫用防止。最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の補正制限を課す。
頻出B
【論点】
①査定には理由を付さないといけないか?
┗そうです。拒絶理由には理由を付さないから注意ね!
1 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
頻出A
【レオ視点】
①補正却下を列挙してしんぜよう。これ以外は補正却下じゃないぞ!
(1)新規事項追加
(2)発明の内容を大きく変更する補正(シフト補正)
(3)請求項削除、限定的減縮、誤記訂正、明りょう記載、独立特許要件
【論点】
①最後の拒絶理由通知に対して要件が満たない補正をした場合、補正後の出願について拒絶をすべき査定をしなければならないか?
┗No。補正却下。
【これポン】
①最後拒理補却対象は、17条の2第3〜6項
②不服なら、拒査不審だ!
【別視点】
・誤訳訂正書を提出したけど、その補正が、外書の範囲を超えていた場合は、補正却下ではなく、拒絶理由通知
【趣旨】
第2回目以降の拒絶理通知に対する補正が不適法である場合について、また拒絶理由とすると、また審査をしないといけなくなり、めんどくさい。だから、もう、補正を却下する。
【確認事項】
・外国語書面に記載した事項の範囲内にない補正は、補正却下の対象とはならない
・補正却下の要件を確認しよう
(1)最初の拒絶理由通知と併せて50条の2の通知がされた場合に対する補正
(2)最後の拒絶理由通知に対する補正
・特許された後に認められた場合
①17条の2第3項違反→異議理由だし無効理由。ただし、外国語書面出願または外国語特許出願については、異議理由、無効理由ではない
②17条の2第4項、5項違反は、異議、無効理由ではない
③17条の2第6項、7項違反は、直接の異議、無効理由ではない→しかし結果的には、異議、無効理由となる
・補正却下の決定に対しては、原則不服を申し立てることはできない。
┗拒絶査定不服審判にといて、拒絶査定の可否と併せて補正却下の決定の可否を争うことはできる
・特許をすべき旨の査定の登録が送達された場合、拒絶査定不服審判を請求することができないため、不服を申し立てることはできない。
頻出B
【レオ視点】
①審判と審査について、必要がある時は訴訟が終わるまで中止できる。
【論点】
①仮処分命令の申立てがあったら、裁判所は査定が確定するまで訴訟手続きを中止することができるか?
┗できる。何があるかわからないからね!
②審判と審査において、必要があると認める時は訴訟手続きが完結するまで、手続きを中止することができるが、前置審査においては手続きの中止はない。
┗No。審判と審査なら中止できる。
1 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
頻出A
【レオ視点】
①公開請求したら何をどう足掻いても公開される。
②1年6月の理由は、諸外国がその期間で統一されているから。だから優先権も分割や変更も、元出願から1年6月になる。
③優先権の基礎となった出願は1年6以内に取下げになるが、それまでに公開請求をすれば公開される。メリットはまだわからない。
④翻訳文がないと公開請求自体できないからね!審査請求はできるよ!(何もしないけど)
⑤延長登録出願というのは、ある分野において、安全性のチェックや分析、調査などをしないと活動できないようなものがあるが、活動できない期間を、特許存続期間に入れてしまうのは、あまりに酷であるため、この制度がある。
【論点】
①公開請求したあとに、出願を取り下げれば、出願公開されることはないか?
┗No。絶対出願。時間がない。また公開請求とは、公開の意思表示になるから慎重にするべき。
②公開請求した後、拒絶をすべき旨の査定が確定したとしても、絶対公開される?
┗される。
③Aを基礎としてBを出願。AとBを基礎としてCを出願。この時、A及びBは出願公開されることはないか?
┗No。この問題はわかりづらい。つまり、「AとBは絶対公開されないか?」ということである。AとBを公開請求すれば公開される。
【登場人物】
・特許庁長官
【これポン】
①出願公開請求したら絶対公開!
②優先権主張がある公開は最先の日から1月6月経過後
③優先権主張の基礎出願は取下前に公開請求があれば公開しちゃうぞ!
④長官が要約書を作成する場合あり
1 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
頻出B
【これポン】
①翻訳文なし公開請求不可(だって使うから!)
②出願公開請求も取下不可!
【趣旨】
出願後に、自己の発明を実施している者が増加しているため、それを模倣する人が増えることも十分考えられる。この事態を対応するため、1年6月経過前でも、補償金請求権を発生させるべく、出願公開を早期に行うことができることとした
1 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
頻出A
【レオ視点】
①公開したらみんなに知られる。でも、公開したからといって、みんな公開内容を見るわけではない。だから、警告書面を出す必要がある。つまり逆を言うと、もし悪意がある場合は、警告の必要はないということだが、立証するのは特許権者側。だからまぁ、どっちでも警告した方が楽かもね!
②補償金請求と損害賠償は別物だぞ!
【論点】
①出願公開から出願を知らず登録前に実施した者に対して、警告書面を打たなくとも、補償金の支払い請求権が認められる場合があるか?
┗ない。悪意じゃない。
②出願前に善意で実施していた人は、補償金を支払う義務を負わないことがあるか?
┗ある。先使用の通常実施権を得てしまった場合は、除外されてしまう。
⑤補償金請求権を行使したが、やめなかったので損害賠償請求を請求できる場合があるか?
┗ある。別々に考えるんだ!
⑥補償金請求権のため警告をしたが、範囲の減縮をする補正をした。この時、補正前後とを比べると技術的範囲に属する時は、再度警告する必要はないか?
┗警告する必要はない。あんまり内容変わらない事項だからね。
⑦料金納付せず、追納もせず、特許権が初めからなかったことになった後は、それ以前に補償金請求件が生じていたとしても、行使することができる場合はないか?
┗No。料金納付は故意復活があるのだ!
【これポン】
①放棄登録なし補償金消滅
②減縮補正補償金再警告不要
③補償金の時効がある…登録3年だ!
④補償金と特許権行使は別!
⑤悪意は警告不要
【趣旨】
出願公開しちゃったら第三者はその内容を実施できちゃう。だから、その損失の埋め合わせとして、補償金請求権を認める
1 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
頻出B
【論点】
①公開されておらず、かつ、必要があると認める時は、要約書に記載した事項に代えて、特許庁長官が制作作成した事項を公報に掲載できる
┗Yes。これは早く要約書を公開したいため、不備がある時は一定水準以上のものを用意してくれる。
②1~3年までの特許料の納付ができなくても設定登録されることがあるか?
┗ある。
【これポン】
①特許権納付でも特許権発生場合あり
1 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
頻出A
【レオ視点】
①2項の延長登録と4項(医療品系)の延長登録の違い
(1)4項は除斥がない。
【論点】
①67条第4項の延長登録出願に関し、実施ができなかった期間が6年だったので、6年の延長を求めた。これは拒絶理由になる。
┗No。補正命令→出願却下と流れとなる。
②実用新案権も存続期間延長はできる
┗できない。10年しかない短命ライクなものが実案である、
③
【これポン】
①優先権主張の存続期間は後出願日から20年
②実施不可期間は「承認試験開始日または特許設定登録日のうち遅い方から、承認が申請者に到達した日の前
1 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号及び年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
頻出C
【論点】
①共有者の一人が勝手に単独で延長登録出願をした場合は、拒絶理由にならず、無効にもならないか?
┗No。共同出願系は結構厳しいぞ!
1 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 特許出願の番号及び年月日
七 出願審査の請求があつた年月日
頻出C
【論点】
①延長登録出願の拒絶理由のうち、無効理由ではない理由はない。
┗Yes。同一。
1 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
4 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。
頻出B
【論点】
①存続期間が満了しても、延長出願はできるか?
┗No!なぜなら出願すると延長されたものとみなすため、不都合が生じる
【これポン】
①延長請求5年超えは長官補正命令あり
②延長は1日あればOK
③延長単独手続は、拒絶・無効理由!
【別視点】
・実案にはない
・処分を受けた期間内にしないといけない。さらに、特許の存続期間が満了したら、延長できない。
・医療品関係の延長登録の出願をした時点で、存続期間が延長されたものとみなす。
1 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第四項の政令で定める処分
2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。
3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
4 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。
頻出C
1 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
頻出A
【論点】
①延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を超えていたとしても、拒絶の理由となることはないか?
┗No。拒絶理由。勘違いしないでほしいのは、医療品にかかる延長登録出願で、5年以上の期間を指定して延長を求めた場合は拒絶理由にはならず、補正命令がくる。
【これポン】
①延長求め期間が、実施不可期間を超えた場合、拒絶理由
頻出B
【レオ視点(一般)】
①原則、技術的範囲とは、特許請求の範囲に基づいて定める。
②だが、特許請求の範囲の内容を解釈する時は、明細書や図面で考慮。
③注意点は、要約書の記載は考慮しない!なぜなら、要約書とは、技術情報を目的としているため、解釈する必要がない。
【レオ視点(ボールなんとか事件)】
①「発明X:消せる+ボールペン+黒色」の特許権を持つ人が「製品Y:消せる+ボールペン+青色」の制作販売をしてる人に対して特許権侵害をした話
②いやいや、特許権には「黒色」って書いてあって「青色」とか書いてないよ!と主張してもダメ。その場合は、「均等かどうか?」を見ていく
③特許権者側が証明する主張:(1)黒色は発明の本質的部分ではないよ!(2)黒から青に置き換えても、消えるボールペンであることには変わりないから目的と効果は同じ!(3)黒から青に変えるなんて、それを製造する時に誰でも思いつくよね!
④被告側が証明する主張:(4)でも製品YはXが出願される前に公知だったよね!(5)アレ?そのX、意識的にYを除外してますよね?
⑤ボールスプライン軸事件の結論:(3)を証明する公報を提出した結果、皮肉にも、(4)が証明されてしまい、被告側勝利に終わる。
⑥以上をまとめると、以下のすべてを満たせば、均等侵害になる
(1)置換部分が本質的部分ではないこと
(2)仮に置換しても目的・効果は同じであること
(3)置換したそれを相手方が製造する時に容易に想到できること(置換容易)
(4)出願時に置換したそれが自由技術でないこと
(5)意識的除外をしていないこと
【キーワード説明】
・技術的範囲に属さない=侵害ではないということ
・意識的除外をしていないこと=請求書の範囲に書いてないからといって、意識的に除外したものとは言えない。レオ視点②を参照
【これポン】
①技術的範囲は普通に明細書参酌できる
②均等論→まだ謎
③要約書考慮せず
1 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第七項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
頻出B
【レオ視点】
①判定とは単なる意見。だからこそフットワークも軽い。
【論点】
①判定の結果について、不服を申立はできるか?
┗できない。単なる意見だよ!
②判定の請求は、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取下げできないか?
┗No。判定はもっと軽い精度
③実案にて、技術評価請求より前に、判定の請求はできるか?
┗Yes!フットワークが軽い。
【これポン】
①判定結果は、力なく不服も不可
頻出B
【論文】
①鑑定は五人?
┗3人。
【これポン】
①鑑定3人
【鑑定】
訴訟において、裁判官の判断能力を補助させるために、特別な学識経験者からその専門的知識またはその知識を利用した判断を報告させる証拠調べをいう。
頻出B
【論文】
①チョコを制作する機械の特許がある。その後、その機械を使ってケーキを作る方法の特許を受けたとしたら、この人は、チョコを制作する機械は利用できるか?
┗できない。
頻出A
【レオ視点】
①共有者がいる場合は、絶対に!!!!!!!同意がいる!事業とともにであろうが、相続その他一般承継であろうが。共有の話だよ!!やはり一番不利益になるからね!
【論点】
①実施は同意は必要ないが、持分の譲渡は他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。
┗Yes。でも一般承継とかはないのかな?
②じゃあ、放棄は共有者の同意がいるか?
┗いらない。なぜなら放棄をしたところで、共有者の不利益はないから。想像だが、放棄するってことは喧嘩してるかもしれないね?だから話したくないってこともあるだろうて。
③共有者がいても実施ができない場合があるか?
┗ある。契約内容によって。
④実施権者は同意を得ることなく実施できるか?
┗実施できる!当たり前じゃああああ!!!!!
⑤専権が共有にかかっている場合、共有者の同意がないと、通権を設定できない?
┗Yes。同意がいる。売り上げの変動リスクがあるからね!
⑥事業とともにする場合であれば、共有者との同意は必要ないか?
┗なんと必要!!!なにかとごっちゃになっているぞ!!おそらく、共有者と、上下の者とを考え方を考える必要があるものと思われる。
【これポン】
①共有者は定めがあれば実施不可
②通権等の許諾は、共有者同意がいる
③持分譲渡は、他の共有者同意がいる
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
頻出A
【論点】
①甲乙共同で開発し、受ける権利も共有であるのに、乙丙が無断で共同出願して取得した特許権を共有する場合、甲に対して目分の移転を請求するときは、乙の同意を得なければならないか?
┗No。なぜに?
②冒認出願をした人がAさんに譲渡した。真の権利者は誰に移転請求をする?
┗Aさん。冒認者に対して移転請求をするという趣旨ではなく、持っている人に請求する。
【これポン】
①移転共有同意なしの例外あり
頻出B
【レオ視点】
①特許権者が死亡し相続人がいない場合は、国に帰属する?
┗No!みんなで使おう!!
【これポン】
①相続人ないなら特許消滅
頻出A
【論点】
①特許権者の許可なく、専権は損害賠償請求権を行使できるか?
┗できる。
②特許権の全部に通権を設定してたとしても、専権を設定できるか?
┗できる。通権とは別に独占権ではない。
③専権を複数設定することはできる場合はないか?
┗全然できる。いろんな条件で設定できるぞ!大阪だけ、とか東京だけ、とかね!
④専権は、通権の同意なく、特許権者の同意があれば、通権を設定できるか?
┗できる。通権にはなんら不利益はないと思う。不利益とは、実施できるかどうか?で見るのかもね。ライバルが増えるかどうかで考える場合は、共有の話になってくる。
⑤専権について質権を設定する場合は、特許権者の承諾がいるか?
┗いる。権利者が変わる可能性があるのは、特許権者にとってリスクだよ!
⑥専権の移転について、通権の承諾が必要か?
┗必要ない。上の者が変わったところで、実施ができることには変わりないからね!
⑦専権は承諾がないと実施できない?
┗できるわ!なんでや!!!!
⑧権利が共有にかかる場合、承諾不要な移転方法は?
┗相続その他一般承継と事業とともに。
【これポン】
①権利重複なしなら、専権設定可能
②専権移転に、通権者承諾不要
③通権の承諾後に、専権設定OK!制約なし
④専権の一般承継は、他同意不要
⑤専権の通権を許諾、質権の設定をするときは、特許権者の承諾いる
頻出A
【レオ視点】
①論点は「発明の内容を知らないで」にある。
②だから、誰が先に発明したか?も関係ない。
③出願時に知ってるかどうか?はあえて問題にしなかったのは、実施発明の知得経路を問題としている。どこでその実施されていて、どうやってわかるか?ということ。
【論点】
①出願の後に、他人が内容を知らないで発明をし、または、知らないものから知得した場合であっても、その他人の先使用通権は認められないか?
┗認められる。発明の前後は関係なし。
②事業の準備は借入とかでもOK?
┗NO!機材を発注した、営業活動をした、雇用契約をした、などが準備に当たる。
③先使用による通常実施権では、事業の範囲内であれば、拡大してもOK?
┗OK!
④出願時に発明の内容を知っている場合でも、先使用による通権を有することがあるか?
┗ある。
1 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
頻出B
【趣旨】
冒認等を理由に特許権移転される場合に、新たに特許権者になった途端、発明の実施が継続できなくなるのは妥当ではない。さらに、冒認かどうかなんて第三者にはわからない。だから公示を信頼して特許権を取得したり、実施許諾を受けたり、実施のために一定の投資をした者を保護する必要がある
【確認事項】
・要件
(1)74条1項の移転の際に、実施権を有していた者であること
(2)移転前に、特許が冒認または共同出願違反の無効理由に該当することを知らなかったこと
(3)移転登録前に、日本国内において、当該発明の実施である事業またはその事業の準備をしていること
・対価の支払いは必要
1 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
頻出A
【レオ視点】
①この規定は、特許に無効があることを知らずに、信じて実施していたのにもかかわらず、他の特許権者に当該特許が潰されてしまった場合に、救済される規定。これを中用権と呼ぶ。
②具体的には、特許Aの「特許権者」「専権」「専権の通権」たちが、特許BがAよりも前にあったことによって無効になってしまった場合、特許Bの通権になれるというもの。
③責任は誤って登録にした特許庁ではあるが、Bの特許権者にとっては、実施者が増えてしまうのは最悪。だからこの場合、対価を受ける権利を有するようにした。
【論点】
①同一の特許権が2つあり、片方に、先使用の通権があった。しかし、その特許権が無効になった場合、もう片方の特許権に通権がを有することがあるか?
┗ある。レオ視点のようなことが起こった場合。
【確認事項】
・概要:無効理由があることを知らないで、発明の実施の事業または事業の準備をしている者を保護する、中用権について規定したもの。
・実案は中用権なし
・対価の支払いあり
頻出B
【趣旨】
特許権と意匠権が抵触した時に、意匠権の存続期間が満了した場合、満了したのだから、普通に使えると思いきや、特許権が存続していたら利用ができない。それはかわいそうだから、通常実施権を有する
【確認事項】
・発生要件
(1)特許出願の日前またはこれと同日の意匠登録出願
(2)特許権と抵触
(3)意匠権が存続期間満了したとき(消滅などには適用なし)
・通常実施権の範囲:原意匠権の範囲内
・対価の支払いなし
頻出A
【レオ視点】
①不実施裁定通常実施権では、まず協議から始まる。成立しなかったらやっと特許庁長官に裁定を請求できる。
【論点】
①不実施に裁定通権はいつでも請求できる?
┗No!3年以上実施してなくて、出願日から4年経過してること!
②不実施の裁定は、経済産業大臣に請求する?
┗No。特許庁長官。公益だけね!
【登場人物】
・特許庁長官
【確認事項】
・実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないこと
・出願の日から4年を経過していること
・特許権者等の行儀が不成立・不能であること
頻出C
【論点】
①登録されていない質権者も意見を述べることができるか?
┗できない、通権は登録されていないのだが、意見を述べる。しかし登録されていない質権者は、通権のような趣旨ではないため、意見を述べることはない。
【確認事項】
・送付ではなく「送達」
頻出C
【確認事項】
・審議会の意見は、裁定の請求を棄却する旨の裁定をする場合及び、請求を容認して通常実施権を設定すべき旨の裁定をする場合のいずれの場合も聞かなければならない
頻出B
【論点】
①裁定通権の設定範囲は、時期とか地域とか発明の範囲など、いろんな制限をかけることができるか?
┗同じくできる
②公益による裁定通常実施権は対価の支払いが必要ないか?
┗いる!無効からお願いしてきたのだから当然だね!
【確認事項】
1号の通常シーン を設定すべき範囲には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる
頻出B
【論点】
①裁定通常実施権者が適当に実施していなかった場合は特許庁長官は、利害関係人の請求または職権で取り消すことができ、取消があった場合は、裁定のときからなかったものとみなされるか?
┗No。その後消滅。戻す必要がない!
1 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
頻出A
【論点】
①特許権者または専用実施権者は、裁定通権の許諾について協議を求めることができるが、通権もできるか?
┗できない。通権はそこまで力はない。特許権者や専権は登録もされているし、独占権を有するため、使用したい通権もあるでしょう。
【これポン】
①商標法にはない
頻出B
【レオ視点】
①なぜ経済産業大臣かというと、公益かどうかを判断しなければならないためだ!
【論点】
①公益利益のために必要であるときは、特許権者または専権に対して、通権について協議を求めることができ、成立しなかったり、協議ができなかった場合は、経済産業大臣に裁定を請求することができる
┗Yes。公益になると特許庁長官ではない。
1 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①通常実施権の移転方法は原則、以下の3つ
(1)実施の事業とともに
(2)特許権者(または専権の通権であれば専権)の承諾
(3)相続その他一般承継
②裁定通権だけ承諾があっても自由な譲渡ができないぞ!なぜなら、強制的に手に入れた実施権を譲渡するのは、趣旨を反するためだ!
③裁定通権で勘違いしないでほしいのは、不実施や公益などを包含して裁定通権であることだ!勘違いしていただろう?
④通権により質権を設定する場合は、上全員の承諾がいるね!でも質権実行はいらないよ!すでに設定するときに承諾してる分で足りるのは、質権ってそういうものだからね!
⑤先使用通常実施権は、裁定通常実施権ではないからね!強制的な通権ではなく、救済的な通権なのだ!
【論点】
①すべての通権は、特許権者の承諾があれば移転できる
┗No。裁定だけ自由な譲渡が認められていない。事業の実施とともにだけ。
②裁定通常実施権は、事業と分離して、権利だけを移転できるか?
┗No。①と同じ!
③通権が質権を設定する時、誰の承諾がいる?
┗自分のより上の者全員。質権の実行はいらないよ!
④裁定通常実施権は、移転や質権を設定できるか?
┗No。まず移転は事業とともにだけ。そして質権も不可。なぜなら、その通権は強制的に設定されたものであり、そんな権利を制限なしに自由に移転などができるのはおかしい。実施をしたいのだろう?
⑤先使用通常実施権は、事業とともにのみ移転ができるか?
┗No。裁定通常実施権じゃないからね!
【これポン】
①通権を質権設定する場合は、承諾いる。質権実行にはもちろん承諾いらない
②クロスライセンスは、権利と実施事業と分離したら消滅
③裁定通権は承諾あっても、移転や質権不可
【別視点】
・実施の事業とともに、特許権者、専用実施権者の承諾、相続その他一般承継に限り移転ができる。
頻出A
【レオ視点】
①原則、質権は実施はできない。でも定めがあれば実施可能。このようにしたのは、質権は別に特許に詳しいわけではないから、実施するかどうかは特許庁側で決めるべきではなく、質権者側で決めてもらうことにした。でも自由に決めるのも違うから、契約などの定めが妥当であると判断。
【論点】
①通常実施権を目的として質権を設定した時は、登録しなければ対抗できず、契約を除き実施もできないか?
┗No。実施はそうだけど、登録はいらない。注意点は、これは通権を目的とした質権の話。通権自体登録はいらないのだから、その質権も登録はいらないってことだな。でも、特許権や専権の質権は登録いるからね!
【これポン】
①質権者が特許発明実施可能場合あり。原則不可ではある
【別視点】
・質権者は登録をしなければ対抗ができないわけではない。
頻出A
【論点】
①特許権について設定された質権は、専権の対価に対しても行うことができるか?
┗No。やりすぎ!でも注意点は、専権について質権を設定したら、専権の対価ね?つまり、どれを質権にしたかってことだ!
②すでに支払われたお金についても、質権で回収できるか?
┗No。懐に入る前!
頻出A
【レオ視点】
①特許権の放棄に通権の承諾を必要としていないのは、放棄をしたとしても、彼ら何も影響せず、その発明を実施できるためである。逆に、承諾が必要となれば、不利益がない彼らの承諾を得に回るといった特許権者の負担も大きくなる。
②放棄の承諾は原則、自分より下の者。例外は①だけだ!
【論点】
①特許権を放棄したときに、それについてあった専権は消滅の登録をしないと効力を生じないか?
┗No。特許権放棄の段階で自動消滅。しかし、専権単体が放棄した場合は登録がいるよ!
②2つの請求項に専権を設定した場合、1つの請求項だけを放棄することはできないか?
┗全然できる。特許とは請求項で成り立っているからね!
【これポン】
①権利放棄は、基本、下の者の承諾いる
②でも、特許権者が放棄をする時だけ、なぜか通権承諾不要
【別視点】
・放棄は。上の許可いらず。
頻出A
【レオ視点】
①ここで「登録すれば効力を生ずる」と書かず、「登録しなければ、その効力を生じない」と書かれているのは、登録には要件があるため。登録すれば効力を生ずることになってしまうと、登録するだけ効力が発生してしまう。偽の登録も有効になっちゃう。
②特許権と専権による質権であれば登録がいるが、通権による質権は登録がいらない。元の権利が登録がいるか、それともいらないか?で判断していこう!
③原則、登録しないと効力がない!
④例外は2種類
(1)移転の例外=相続その他一般承継(事業とともに、がないのはそれは承諾の話だからね!)
(2)放棄の例外=混同または担保による債権消滅
このときだけ登録がなくても効力があるよ!
【論点】
①偽造の譲渡証を使い、移転登録された場合、登録が抹消される前でも、特許権の特許権者は真の権利者であるか?
┗Yes。移転でも要件はあるため。
②質権を行使して、特許権を手に入れた質権者は、特許権者と質権者が同じ人になるため、質権の消滅登録をしなくても、消滅の効力が発生するか?
┗発生する。混同が生じていたら臨機応変に。
③専権は特許権者同士が契約すれば効力が発生するか?
┗登録いるよ!
【これポン】
①一般承継効力登録にあらず。でも登録はしてね?
②弁済後、質権も登録なしで消滅
【別視点】
・移転は登録により効力を生じるが、前提として要件がある。その要件に満たない場合は、登録をしても、移転にはならない。
・特許権または専用実施権の質権設定には、登録がいるけども、通常実施権は質権の登録がいらない。
・特許権の放棄による消滅も登録がいる。ただし、特許権放棄後、実施権の「消滅の登録」は確かにいるが、特許権の消滅がある時点で、消滅しているのだから、消滅の登録はいらない。2号に「のぞく」って書いてあるだろう?
頻出A
【レオ視点】
①元々通権も登録で対抗要件だったがそれがなくなった代わりとして、登録なしに対抗できるようにした。
【論点】
①通権は特許権の譲受人に対して効力を有するが、職務発明で従業員が特許出願し登録を受けた時に得られる通権は、特許権の譲受人に対して効力を有しないか?
┗有する。効力有する系は、全ての通権に適用される。
②通権の移転は、要件なしに第三者に対抗できるか?
┗No。ほら、上の者への承諾とかあっただろう?
③たとえ、特許権を通権の承諾を得ずに移転したとしても、通権の効力は存在する
┗する。ずっとついてくるぞ!!なぜなら登録がないからその分の対抗力を有してるのだ!
【これポン】
①通権の移転は一般法の指名債権に従う
②通権は当然対抗。特許権が移転しても効力有する
【別視点】
・②は確かに当然対抗ではあるが、要件はいる。だから何ら要件も備えなくても、対抗できるわけではない。
【趣旨】
通常実施権は登録が必要だったけど、結構管理とかコスト大変。だから登録をしなくてもいいようにした
頻出A
【レオ視点(一般)】
①請求と訴訟での立証はまた別で考える。請求はおそれでいけるが、訴訟になり確実に譲渡や輸入を差し止めるには、以下3点の立証が必要となる。
(1)原告が特許権者等であること
(2)被告が業として特定の物を製造・販売等していること
(3)被告の②の行為が原告の特許権に抵触する(技術的範囲に属する)ことを主張・立証すること
【レオ視点(BBS事件)】
①国内消尽:商品を売りました。売られた人はその商品を転売しました。これに対して「特許侵害ですよ!」とは言えない。なぜなら、すでに商品を売ったことで利益を得られるから。認めてしまうと、特許権者は転売のたびに収入が入ってしまうし、流通を阻害する結果となる。
②国際消尽:台湾と日本に同様の商品の特許を持つ人がその商品を台湾で販売。買った人は日本に持ち帰り日本で転売。ここで「日本の特許権侵害ですよ!」と言えるか?残念ながら日本ではそれが言えない。
③黙示的許諾論:しかし、特許製品に「日本での使用は禁止であることの合意」が特許権者と購入者にあり、かつ、その合意が明確に製品に表示されている場合(この2つを留保と言う)日本でも権利行使が可能に!しかし逆に言うと、留保されていなければ、「日本では権利行使しませんよ」と宣言することになる。
【レオ視点(インクタンク事件)】
・登場人物
①物の発明Aとその製造方法の発明Cを持つ特許権者(製造方法では、原料αを使い、製品Aを作成している)
②購入者
・パターン1(方法の発明が消尽するパターン)
(1)①が②に発明Aを販売
(2)②が他人に発明Aを販売
(3)もしすでに発明Aが消尽していたら…
(4)方法Cで権利行使ができない!消尽論バリア発動!
・パターン2(方法の発明が消尽しないケース)
(1)①が②に発明Aを販売
(2)②が他人に発明Aを販売
(3)もし発明Aが消尽していなかったら…(例えばAの加工品や再生品など。インクの中身だけ変えて販売するとか)
(4)方法Cで権利行使ができる!
・パターン3(もう一つの方法の発明の消尽)
(1)①が②に、のみ品 or 課題解決不可欠品である原料αを販売
(2)②はαを使って発明Aを作成
(3)なんと!方法Cで権利行使できない!!
【論点】
①侵害した人に対して、侵害の停止または予防を求める際に、物、設備などの除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できるか?
┗できる。設備がまだあるのは気持ちが悪いよね!
②差し止め請求は故意または過失の立証が必要か?
┗必要ない。おそれでいける。とりあえず止めとこ?という考え方!
【参考サイト】
https://patemarujyuku.com/hanrei4koma9/724/
┗漫画もあってめちゃいい!
【これポン】
①専権ありでも特権差止可
②単独では除却請求不可→必ず差止とセット!
③差止は故意と過失不要
④消尽パターン(BBS)
⑤消尽しないパターン(インクタンク)
【別視点】
・製造していることだけを立証すればOK
・信頼回復措置は、故意or過失がいる。
1 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
頻出A
【レオ視点】
・侵害パターン1(1号と4号):
①のみ品は物でも方法でも、生産、譲渡等をしたら侵害とみなす。例えば、ギリシャで制作した独自の塩を配合したチョコ、名付けて「ギリシャ塩チョコ」を発明したとしよう。ギリシャ塩の流通は一切しておらず、そのチョコの為だけに制作したとする。一般的には、ギリシャ塩なんて、チョコ以外にも利用するから、それだけなら侵害にはならない。しかし!ギリシャ塩がそのチョコ以外にしか利用できないものだったとしたら、その段階で侵害とみなすってことだ。
②なぜ侵害とみなすに至ったかと言うと、逆にみなさない場合で考えるならば、ギリシャ塩が流通してしまった場合に、侵害行為が無限に起こってしまう可能性がある。それらを全て押さえていくのは酷な話だから、今回の規定がある。
・侵害パターン2(2号と5号):
①のみ品ではあるが、侵害パターン1のように、そのチョコにしか利用できないギリシャ塩のような専用品ではなく、他にも利用できるギリシャ塩である時に、どのような侵害認定をするか?という話
②この場合の侵害は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら生産・譲渡等をする場合も、侵害とみなす。例えば、「ギリシャ塩チョコ」とは「ギリシャ塩」があることで「美味しいチョコ」が作れることを知りながら、生産・譲渡等をするということ。
③ただこの時の「のみ品」は日本で広く一般流通しているものであれば、侵害とみなせない。みんなが普通に使っているからね!ギリシャ塩が日本家庭に一般的に使われているとか。もしそれでさえ侵害とみなされると、ごく普通の主婦に対して損害賠償を請求できてしまう。
④ちなみに「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、使用する道具や原料なども含まれる。チョコの加工する道具や、原材料など、総合的に見てくれるよ!
【論点】
①物の発明で、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡、輸入、譲渡の申し出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされる。
┗Yes。なぜあなたがそれを使えているんですかねぇ。
②「その発明が特許発明であることを知っていた場合」は「自らが譲渡した物が、発明の実施に用いられることを知っていた」と推定されるか?
┗推定されない。まず、発明自体を知っていたからといって、まさか、その発明が、自分が販売していた物を利用していたとは思わないこともある。だから、間接侵害の分野に入ることになるが、間接侵害の場合は、「その発明が特許発明であることを知っていた場合」及び「自らが譲渡した物が、発明の実施に用いられることを知っていた」が条件になる。
③方法により生産した物を業として、貸渡のために所持する行為も侵害になる?
┗なる。
④のみ品に用いる物の生産、譲渡、輸入、譲渡の申出をする行為は、侵害するものとみなされ、または業としての譲渡または輸出のために所持する行為についても、新梅するとみなされる?
┗Yes。
【これポン】
①所持は間接侵害
【別視点】
・善意なら、業として生産する行為は新開とみなされるわけではない。
・だけど、その特許の方法のみ用いられるそれを、製造する行為は、善意でもみなし侵害。ただし、日本国内で、広く一般に流通しているものを除く。除く話がある理由は、海外で一般流通していたとしても、みなし侵害であることを聞かれたから。
・物の発明で、課題解決不可欠なものを販売している者が特許発明をしていったことが、発明の実施に用いられることを知っていたと推定される規定はない。
・間接侵害の要件は、特許発明あり、かつ、その者がその発明の実施に用いられることを知っていたことが必要。
1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
頻出A
【レオ視点】
①侵害者側に故意または過失がなかった場合は、参酌できるが、実施相当量以下に軽減できない。なぜなら、請求する側にとっては、賠償額は裁判所の裁量によって決まるから、最低限の保証はしてあげたいじゃない。
②故意過失がなかったら、参酌できるのであって、mustではない。当事者に対してmustするようなことって鑑定とか提出とかか?
【論点】
①特許権者自身が販売できないとする事情に相当する数量に応じた額は、損害額とすることはできないか?
┗できる。思うに、特許権者自身が別に活動するわけではないのと、商標のように必ず利用しないといけないわけではないから、それに変える規定が今回の話になるのだと思われる。
②侵害者側で故意または過失がなかったときは、金額について参酌できるか?
┗できる。でも、実施相当量以下に軽減できない。
③侵害者と特許権者の間で合意があったら、特許権者が得ることとなる対価を裁判所は考慮できるか?
┗できる。ただ合意ってなんでしょうね?今の私は、「根回し」と理解している。
④相手方が侵害行為で利益を得ている額を侵害額と推定できるか?
┗できる。まず損害賠償には立証があるわけだが、その中でも、立証が比較的簡単だから規定されたと言われている。やられたらやり返す。1倍返しだ!!!
⑤侵害者の営業努力によって爆発に売れた場合は、利益額を乗じて得た額が侵害額隣らない場合がある
┗Yes。努力は認めようじゃないか。
【これポン】
①102条推定規定
②譲渡数料 × (実施相応数料 - 特定数量)× 単位数量当たりの利益額
③実施相当額以上請求可
④102条3項 not 実施要件
⑤102条2項曰く相手利益を損害額に
⑥裁判所新開者事情 can 考慮
【別視点】
・一応、特許権者が販売を実施していなくとも、できるとする事情に相当する数量に応じた額について、損害額とできる場合がある
・重大な過失がなかったときは、額について参酌できる。でも最低金額は参酌されない。
・なんか、侵害者と特許権者で合意があれば、裁判所は対価を考慮可能
頻出B
【レオ視点】
①原則、侵害したら過失があったものと推定される。なぜなら、公報にも載っているし、登録原簿に公示されてるし、これを見ないようならビジネスマンとして失格だろう。だから、侵害者は自身に過失がなかったことを立証しなければならない。
【論点】
①実用新案権を侵害したものは、過失があるものと推定されるから、侵害者に対して、故意または過失を立証する必要はないか?
┗立証の必要がある。なぜなら、実案には過失の推定が準用されていない。技術評価請求などもあるからだろう。さらに実体審査もないから、有効性がまだ明確ではない。
【これポン】
①103条も推定
【別視点】
・実案にはない。
・みなす、と、推定する、は違う!!!!
【趣旨】
損害賠償をね、請求するにはね、故意または過失をね、立証しないといけないのね、だからね、でもね、広報にもあるし、登録原簿によって公示してるわけだからね、一応過失と推定してしまおう!
頻出B
【レオ視点】
①今回はのみ品の話ではなく、物を生産する方法の発明について、その方法で制作した物に関する話である。
②例えば、A方法で制作したチョコと、B方法で制作したチョコとか、全く同一だった場合、そのチョコは、AとB、どちらの方法で制作したか分からない。
③そこでもし、そのチョコが、出願前に、日本では公然に知られてしない場合は、たとえ、外国で知られていたとしても、受けるつもりであるその方法の発明で生産したものと推定することにした。
④注意点だが、これは「推定」だ!みなせるほどのことではない!
【論点】
①物の生産する方法の発明について、その物が、特許出願前に、日本国内を含む外国で公然知られた物でない時に限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
┗No。日本国内で公然知られた物だと、推定されない。
【これポン】
①104条の推定規定は not「公然知られた者」
【趣旨】
方法の特許の場合、侵害していたかどうかを立証するのは難しい。だから、方法によって生産されている物が、特許出願前に、日本国内において公然知られていないものであるときは、その物と同一の物はその方法によって生産されたものと推定しちゃおう!
頻出A
【レオ視点】
①具体的態様を明らかにしたくない時ってあるよね!営業秘密があるとか。
②相当な理由なく、具体的対応を明らかにしない場合、裁判官の心証に影響を与える。鑑定も同じだね!
【論点】
①補償金請求に関する訴訟をする時に、物または方法の具体的態様を相手方は否認したとしたら、営業秘密があることを理由に、明らかにしなくてもいい場合がある
┗Yes。公開したくないよね!
【趣旨】
ただただやってない!と子供が主張するようなことをするのではなく、理由付きの積極否認という考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした
【確認事項】
・物または方法の具体的態様
①社会通念上他と区別できる程度に、かつ、②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比できる程度に、具体的に特定されることが十分必要であるとされている
・要件に適った具体的態様を主張している場合に、相手方が権利者の主張を否認するならば、否認理由として自己の実施している物または方法について具体的に特定する義務が生じる
・ただまぁ、営業秘密が含まれる場合もあるから、常に具体的対応を明らかにするわけではない
・立証責任は、あくまで特許権者側が負う
1 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
頻出A
【レオ視点】
①抗弁はその訴訟だけ有効というのは、例えば、補償金請求を受けた物が補償金を支払った後、なんとその特許権が無効となった場合、払った意味がないだろう?だからそれに対して、「無効だったよ!」と言えるかどうか?ということだが、残念ながら言えないのだ!!!
②抗弁濫用の防止ため、その主張が審理を不当を遅らせる場合は、かかわらず、職権で却下の決定をすることができる。そして不当ゆえに、抗告もできない。つまり、不当と認められるくらいのことを、君たちしたんだよ?
【論点】
①その時の抗弁は、他の訴訟でも効力は有効か?(再審とかで)
┗No。
②訴訟において、無効審判を使い攻撃または防御の方法を提出できる人は、利害関係人に限られない。
┗Yes。なぜなら、共同出願違反や冒認出願などの第三者も主張できるようにした。
③特許権侵害訴訟における被告は、特許を受ける権利を有する者でなくても、冒認に基づいて、抗弁を主張できるか?
┗できる。注意点は、論点①と全く違う質問をしていること。再審の話が出てるかに注目して見ていこう!
④
【これポン】
①裁判所は申立 or 職権 can 却下決定
②冒認出願違反等の無効理由は第三者や利害関係人でも主張可能
【別視点】
・攻撃防御の提出ができるのなら、利害関係人である必要はない
・不当遅延申請で却下決定があっても、独立に抗告できず。不当遅延だからかな?
【確認事項】
・特許権等の侵害訴訟において、被告側が抗弁として無効理由を主張した場合、特許無効審判・延長登録無効審判の請求は不要である
・
1 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
頻出A
【レオ視点】
①簡単に言うと、原則、蒸し返し禁止!!!!!!!
②例外は、3号。明細書等の訂正すべき旨の審決であって「政令で定めるもの」が確定した時は、そのことを再審で主張できないと書かれているが、逆に言うと、「政令で定めるもの」が確定していない場合は、明細書等の訂正すべき旨の審決が確定したことを主張できる場合がある。「政令で定める審決」とは、特許権者が侵害訴訟で勝訴した場合、そこで立証された事実以外の事実を根拠として、無効審判により無効にされないようにするための審決等」
【論点】
①無効審判の結果について再審の訴えをした時、無効審判の結果を主張できず、仮処分命令事件の損害賠償請求補償でも、無効審決の結果を主張できない。
┗その通り。
②秘密保持命令の決定を受けるためには、「訴訟目的以外で利用され」かつ「営業秘密開示により事業活動に支障が生ずる」おそれがあるから必要なんだよ?と「疏明」しなければならないか?
┗No。かつ、ではなく、または。どっちも同じような意味だからね。
【キーワード】
・疎明:訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげること。
【これポン】
①仮処分事件が含まれる(仮処分でも主張できず)
【別視点】
・しかし、訂正すべき旨の審決が確定したことを主張できる場合はある。これは、あくまで「訂正をすべき旨の審決であって、”政令で定めるもの”が確定した時」は、主張できない。ちなみに政令で定める審決とは、無効審判で特許権者が勝訴した時に、立証事実以外の事実を根拠にして(後出しジャンケンして)、まーた無効審判があったとしても、無効にされないようにするためのものである審決などがある。
【趣旨】
あのときああいう判決をしたのに、別の審判の結果で前の結果が覆るようなことがあった場合、再審請求されたらめんどくさい。だから再審の訴えにおいて主張できないこととした。
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
頻出A
【レオ視点】
①必要な書類提出が営業秘密とかで見せたくない場合の流れ
(1)見せたくない!
(2)OKOK。正当な理由があるか判断する必要があるから、誰にも見せないから一回見せて?(インカメラ手続き)
(3)ちょっと、正当な理由があるかわからんからみんなの意見聞こか!
(4)ごめんやで?当事者みんなの意見聞くわな!(裁量)
②本件の場合は、裁判所は受け身。論点③参照
③注意点は、(2)の「正当な理由があるか判断する必要がある」ということは、(1)の段階で「正当な理由があるとき」は、インカメラ手続きはしない。
④そしてもう一つの注意点は、原則、立証書類と損害賠償計算書類を提出するとき、「それが本当にその書類に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるとき」は、インカメラ手続き。別に正当な理由くだりだけじゃない。
⑤以上を簡単にまとめると、「裁判所が必要とがあると認める時」に、インカメラ手続きを行うのだ!
【論点】
①侵害行為について当事者の申立てにより、立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない?
┗できる。立証するんだぞ!?
②当事者に書類提示を命ずることができる書類とは、損害額計算書類だけであり、侵害行為について立証するための書類提出を命ずることはできないか?
┗できる。何のための裁判か!!
③申立てがないと裁判所は書類提出を命ずることはないか?
┗その通り。まず、裁判所は受け身中。だってあんたらの問題やからね。
【これポン】
①検証物提示 can 命じ
②必要な書類は当事者の申立必要
【別視点】
・申し立てにより損害の計算に必要な書類提出を命じることができるのだけど、正当な理由がある場合は、この限りではない。
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
二 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
三 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
四 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
五 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性
3 裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。
4 査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
頻出C
【論点】
①「無効審判の審決に対する訴え」の審理において、東京高等裁判所は、当事者の申し立てにより、事件の装填の性質を考慮して、必要があると認めるときは、広く一般に対して、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができるか?
┗No。これは「特許権等侵害訴訟」においてだね!
1 査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。
3 執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。
4 前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。
頻出C
1 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。
2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。
3 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。
4 裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。
5 第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
頻出C
1 申立人及び査証を受けた当事者は、前条第二項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第三項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2 前項に規定する場合のほか、何人も、その提出された査証報告書の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を求めることができない。
3 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する査証報告書について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「特許法第百五条の二の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は査証を受けた当事者」と読み替えるものとする。
頻出C
【論点】
①営業秘密があると認められる状態で、当事者を尋問する時、裁判所は、全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある?
┗Yes。公開すると言いたいことも言えなくなるから。
1 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
2 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
3 当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。
頻出B
頻出A
【レオ視点】
①鑑定の存在は、損害計算のために、専門家を活用すること。そのために、当事者は鑑定に必要な事項の説明をしなければならない。mustである理由は、損害計算に必要であるため。正当な理由などの例外もない。
②もし鑑定の説明を断ったら裁判官の心証に影響を与える。
③ただし、損害計算は「申立て」のみ。職権ではない理由は想像だが、必ず鑑定しないと立証できないわけではないし、裁判所としては、損害の結果とは、双方の主張の結果に基づいて決定するものなのだから、損害計算について口を挟むこともしない。その証拠に、申立てがあったあと、鑑定を命じなければならないのではなく、命ずることができる、ことになっている。
④以上から、鑑定でも裁判所は受け身。
【論点】
①職権により鑑定を命じた時、当事者は鑑定人に対して、必要な事項について説明しなければならないか?
┗No。職権じゃない。鑑定は基本受け身。
【これポン】
①特105条の2の11は当事者の申立が必要(職権ではない)
【別視点】
・鑑定するとなったら、絶対説明。正当理由とかなし。
【趣旨】
損害額計算するのは大変!だから当事者は、鑑定に必要な事項の説明義務を負う!
頻出B
【レオ視点】
①極めて困難な時とか、例えば、侵害行為により値下げ販売をしたとか、一部地域なら侵害品の販売数量は立証できたが、それ以外の地域の調査をすると法外な金額がかかってしまい、全てを立証が極めて困難などの場合がある。
【論点】
①損害賠償立証が極めて困難である時は、栽培書は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる?
┗できる。それが裁判所の意味だ!!!
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
頻出A
【レオ視点】
①秘密保持命令の却下を受けたら嫌だよね?だから即時抗告はOKだけど、決定したのだったら、誰も迷惑ではないでしょ?だから即時抗告の必要はないし、すぐに決定することにしたんだね!
②確定することと、効力が発生することは別々に考えてね!
【論点】
①秘密保持命令を発令した決定及び申立てを却下した裁判に対して、即時抗告ができるか?
┗No。申立ての却下なら即時抗告いけるが、発令した決定は、直ちに確定するから、即時抗告ができない。
②秘密保持命令が発せられた場合は、発せられた時から効力が発生するか?
┗No。決定書の送達がされてから。
③仮処分事件でも秘密保持の申立てOK?
┗OK。仮処分の中にも営業秘密はあろうて。
④秘密保持命令を受けた代理人が弁理士である場合は、秘密保持契約を結んだ事務局職員に対して、書面コピーを作成させることができるか?
No。秘密保持命令に書かれている宛名じゃない人が触ってはいけない。
【キーワード】
・即時抗告:不服申し立ての一種。
・仮処分事件:裁判の結果を待っていては、債権者に不利益が生じる可能性がある場合に、債権者の権利を保全することを目的として、裁判所が暫定的な措置を認める処分のことをいいます。
【これポン】
①仮処分も秘密OK
【確認事項】
・主体は裁判所(裁判官の全員一致はいらない)
・効力発生時期:決定書の送達がされた時
・秘密保持命令の申立てが却下された場合:即時抗告できる
1 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
頻出B
【レオ視点】
【論点】
①秘密保持契約を取り消す裁判に対して、即時抗告があったとしても、秘密保持契約を取り消す裁判の効力は、直ちに生ずるか?
┗No。秘密保持契約を取り消す裁判は確定しなければ効力はない。
【これポン】
①秘密取消申立、結果問わず、即時抗告
【確認事項】
・秘密保持命令を取り消す裁判があった場合:効力→確定しなければ生じない
1 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
頻出C
1 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
頻出B
【趣旨】
営業秘密保護のため。尋問公開停止の要件を明確にした
頻出A
【レオ視点】
①故意過失がいる。故意過失がいらないパターンって差し止めだけなんかな?
【論点】
①故意または過失により、業務上の信用を害したものは、特許権者または専用実施権者の請求により、信用を回復するのに必要な措置を命じなければならないか?
┗No。請求をした必ず命じるわけではない。なぜなら信用回復に値するか?などのチエックもいるだろう?だから、命じることができることにしたんだ。
【これポン】
①必要な措置は「can 命じる」強行ではあらず。
【確認事項】
・侵害行為が善意で、かつ、過失なく行われた時は、適用なし
・請求であって職権ではない
・損害の賠償に代え、または、損害の賠償とともに
1 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
頻出A
【レオ視点】
①特許権が共有の場合は、共有者それぞれの特許料は。持分に割合に分けた特許料となる。
②国は特許料を払わなくてもいい。
【論点】
①現金または印紙で納付できる?
┗どっちでもOK!
【これポン】
①地方公共団体は特許料いるぞ!
【確認事項】
・請求項2以上である場合は、すべての請求項について納付する必要がある
1 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
頻出B
【レオ視点】
①30日納付期間延長が、1~3年までの時だけである理由は、4年度は追納があるから!
【論点】
①第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
┗No。前年以前であれば一括納付可能。「前年に納付しなければならない」ということではない。
②実案は、1〜3年まで登録料を出願時に一時納付しなければならない規定がある。
┗その通り。特許は査定謄本送達があった日から30日以内だね!
【確認事項】
・原則:特許査定、審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時納付
・例外:4条延長・3項規定による延長・不責理由
・前年以前であれば、複数年分を一括納付可能
・延長をする主体は特許庁長官
1 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
九 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
3 第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
四 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
五 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
六 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
七 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
頻出C
頻出A
【論点】
①通権が納付した特許料は全額返還を請求できるか?
┗できる。
②特許権者により実施許諾を拒否されたとしても、特許料を納付できるか?
┗できる。誰でもOK!
③利害関係人は、一部納付はできるか?
┗できない。
【これポン】
①利害関係人勝手納付、償還請求可能(全額)
1 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
頻出A
【レオ視点】
①無効審判により初めから特許権がなくなった時、一番はじめに思うのは、それまでの特許料を返して欲しいということ。でも特許料がなくなったとはいえ、それまでその特許で得た利益や名誉はいっぱいあるだろう?それと引き換えに特許料を支払っているわけなのだから、それでいいじゃない。
【論点】
①訂正審判で請求項を削除したら、その分のお金は戻ってくる?
┗戻ってこない。なぜなら、自分が削除したいからしたのだろう?
②無効審判の審決がなされた年の翌年以降の各年分の特許料の返還を受けることができる?
┗No。確定!!原則何事も「確定」基準が多いぞ!!!
【これポン】
①当該年分特許料返還なし。
1 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
頻出B
【レオ視点】
①追納期間中は権利があり、納付しなかった場合は、通常納付期間経過後に遡って消滅
【これポン】
①1〜3年分特許料追納なし(30日延長あり)
【別視点】
・これも、わざと追納期間を過ぎたわけではないのなら、経済産業省令期間によるチャンスがある。だから、補償金請求など、追納期間が過ぎてもできる場合あり。
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
頻出C
1 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
頻出A
【論点】
①物の発明の特許について、特許料追納期間経過後から回復前に「物を生産する行為」をしていた場合、侵害行為には当たらないか?
┗当たらない。物の発明とは、それを生産する行為も含まれる。
②回復登録後でも特許権の効力が、発明の実施行為に及ばないことがある。
┗Yes。輸入されたものであれば、その物に対する実施行為について、回復前後は問わない。実施行為とは、普通に使うということ。実施行為が論点ね!
【これポン】
①「追納期間経過後〜回復前」は効力なし
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
頻出A
【レオ視点】
①36条6項:国際的にも見られるから簡潔に書くことは重要。これを異議にしないと、わかりにくい特許ばかりが生まれてしまい、誰も見なくなり公開する意味がなくなっていく。小難しい当事者間の話は無効審判に行ってくれ!
②異議申し立ての理由は「公益的自由」のみである!
③確定は以下の2種類!
(1)取消決定の場合:出訴期間が経過した時に確定。
(2)維持決定の場合:謄本送達された時をもって確定。
④1シーケンスの流れ。
(1)意見書+訂正の請求を提出(特許権者側)
(2)訂正した内容等副本送付(審判長)
(3)意見書提出(申立人)
(4)取消理由通知
【論点】
①請求項ごとの記載が簡潔できることの要件を満たしていない場合は、異議申立てができる?
┗できる。わかりやすいことは大切で、国際的にも見られるためしっかり書くこと。
②特許権の設定の登録の日から6月以内に異議申立をすることができる?
┗NO。特許公報発行の日から6月!なぜなら、登録だけではみんな分からないからね!
③誤訳訂正書によらず 手続補正書にて補正した場合は最初に添付した外国語書面の範囲においてされたものであるが、翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、取消決定がなされることはない?
┗Yes。要は、新規事項追加自体は異議理由になるが、外国語書面出願は除かれるって話。
【概要】
とりあえず、見直しできるようにしよう!
【確認事項】
(1)何人もしうることができる
(2)法人でない社団等であって、代表者等の定めがあるものも、その名においてすることができる
(3)特許異議申立ての期間:公報の発行の日から6月以内
→商標の特許異議の申立ては公報の発行の日から2月いない
(4)請求項ごとに特許異議の申立て可能
(5)異議申立て理由
①17条の2第3項に規定する要件(新規事項追加)を満たしていない特許出願(外国語書面出願除く)
② 25条(外国人の権利の享有)29条(特許の要件)29条の2(拡大先願)32条(特許を受けることができない発明)39条1項〜4項(先願)
③特許が条約に違反してされたこと
④36条4項1号(通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること)6項(発明の詳細な説明に記載したものであり、発明が明確であり、請求項ごとの記載が簡潔であること(4号除く))
⑤外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと
(6)共同出願違反・冒認は、特許異議の申立ての理由ではない
理由;権利帰属に関する自由は当事者間の紛争解決を主目的とする特許無効審判により争うことが望ましいため
(7)後発的事由は、特許異議の申立ての理由ではない
理由:6月以内でこの事由が発生するのは極めて稀。
(8)訂正要件違反は、特許異議の申立ての理由ではない
(9)特許異議の申立ては、特許公報に掲載される
(10)特許異議の申立てをする者は、所定の手数料を納付しなければならない
理由:料金は、特許無効審判よりも安い
頻出A
【レオ視点】
①維持決定に不服の申し立てはできない!無効審判に行ってくれ!
【論点】
①全部請求項に異議申立があり、そのうち、一部の請求項が取消となった場合、すべての請求項が初めから存在しなかったものとみなされる?
┗No。なんで?
【これポン】
①異議維持決定には不服申立不可!決まったーー!!!!
【確認事項】
(1)3人または5人の審判官の合議体が行う
(2)取消決定
→審判官は、特許異議の申立ての理由のいずれかに該当すると認めるときは、特許を取り消すべき旨の決定をしなければならない
(3)取消決定が確認した効果:特許権は初めから存在しなかったものとみなされる
(4)補償金請求権も、初めから存在しなかったものとみなされる
(5)維持決定:審判官は、特許異議の申立ての理由のいずれかに該当すると認めないときは、特許を異議すべき旨の決定をしなければならない
(6)維持決定に対しては、不服を申し立てるkとができない
理由:無効審判で争うがいい!!
(7)特許異議の申立てについての確定をした決定は、特許公報に掲載される
1 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
頻出A
【レオ視点】
①まず異議の世界に「送達」という概念は存在しない。まず「送達」とは「意見書提出義務」がセット。「義務」だよ!意見書を提出してはいけないということじゃないからね!
【論点】
①異議申立書に氏名または名称の記載を省略できるか?
┗できない。補正命令。
②異議申立て期間が経過する前でも要旨変更できないことがある
┗Yes。早めに取消理由がきちゃうとアウト。
③訂正審判をした結果、事実上請求の範囲が広がったことを理由として異議申立てはできるか?
┗No。無効審判で。よくあることだが、聞いてきたことに対して、条文が固定的として答えを導くことができる。今回の質問のように、アブノーマルな質問ではあるが、どんなに特殊な質問をしても、条文では異議の項目は固定なのだから、答えれるというもの。
【これポン】
①異議申立期間(特許掲載広報発行から6月) or 取消理由通知の何れか早い時までは、異議申立理由や必要証拠表示は、要旨変更補正OK
②異議申立副本は送付(送達じゃない)
【確認事項】
(1)特許異議申立書の記載事項
①特許異議申立人及び代理人の氏名または名称及び住所または居所
②特許異議の申立てに係る特許の表示
③特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
(2)特許異議申立書の要旨変更する補正
①原則:できない
②特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示については、特許掲載公報の発行の日から6月が経過する時または取消理由の通知がある時のいずれか早いときまでであればすることができる
(3)特許異議申立書の副本:審判長が特許権者に送付(送達じゃない)
(4)専用実施権者等への通知:異議申立てがあったときは、その旨を専用実施権者に通知
理由:専用実施権者等に審理への参加の機会を与えるため
頻出A
【レオ視点】
①元々口頭審理だった異議審判。でも口頭だと集まらないといけない大変さがあった。もっと利用しやすく、かつ、特許の見直しができるように、絶対書面審理にすることになった。※商標の時だけ申立てor職権で口頭審理にできる。
【これポン】
①異議申立は絶対に書面審理!!
【別視点】
・商標法はね、口頭でもいけたりする。
【確認事項】
(1)絶対口頭審理ではない理由:特許異議申立事件の当事者の対応負担を特許無効審判よりも低いものとし、かつ、審理手続自体も簡易なものとすることで、より利用しやすい制度にするという観点から
(2)共有特許権者の1人について生じた中断または中止の効力
→共有者全員に及ぶ
頻出A
【レオ視点】
①特許権者側はパーティは組めるけど、異議申立人側は組めないよ!なぜなら、何人でも請求できるのが異議なのだから、君も申立人になっちゃいなよ!
【論点】
①異議について、決定があるまで特許権者を補助するため、利害関係を有する者は、審理参加ができ、一切の手続きができるか?
┗できる。パーティを組めるよ!
②取消理由通知があった後は参加できない?
┗NO。申し立てについての決定(取消か維持)があるまで参加できる。
③取消理由通知を申立人にしなければならないか?
┗No。特許権者及び参加人に通知。申立人に通知してもしゃあない。
【これポン】
①参加は異議申立の決定まで可能
【確認事項】
(1)主体:特許権についての権利を有する者その他特許利害関係を有する者
(2)時期:特許異議の申立てについての決定があるまで
Cf:審判の場合は、審理の終結に至るまで
(3)特許権者を補助するため:特許異議申立人側への参加は認められない
理由:特許異議の申立ては何人もできるものであり、特に参加を認める必要がないため
(4)148条4項(参加人が行うことのできる手続)・5項(中断または中止の効力)・149条(参加申請と拒否の決定)を準用
(5)特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者は、所定の手数料を納付しなければならない
頻出B
【確認事項】
証拠調べ及び証拠保全については審判の場合と同様に考えられることから、審判の規定を準用しすることとしている
頻出A
【レオ視点】
①特許の見直しの観点から、申し立てない理由もしっかり見るよ!例えば、申し立てられたのが新規性だったとしたら、進歩性もね!
②でも申し立てない趣旨は見ない!違う請求項を勝手に見たりはしないよ!いたずらに特許権者の地位を不安定にするおそれがあるからね!
【確認事項】
(1)特許権者、特許異議申立人または参加人が申し立てない理由についても、審理することができる
(2)特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない
頻出B
【論点】
①訂正審判と特許異議は併合するものとする?
┗No。「することができる」じゃないことに注意!
【確認事項】
(1)同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立て;特別の事情がある場合を除き、併合するものとする(できる、じゃない)
(2)審理を併合したとき:さらに審理の分離をすることができる
→裁量ではなく、同様に特別の事情がある場合が生じたときに限られる
頻出B
【レオ視点】
①自由に取り下げることができると、特許の見直しをしたいという趣旨と反するため、取消理由通知を基準とした。
【これポン】
①取消理由通知後は取下不可
1 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
9 第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
頻出A
【レオ視点】
①訂正の請求があった場合は、異議申立人が「いや!もう意見聞いてこないで!」という時と、「こんなんで意見聞くほどでもないわ!」の時だった場合、意見書を提出期間を与えなくてもいい。
【論点】
①異議申立てについて確定した取消決定に対する再審において、再審の請求人は、訂正を請求することができる場合がある?
┗Yes
②取消理由通知に対する意見書の提出期間内に限らず、訂正の請求を取り下げることができる場合がある?
┗Yes。訂正拒絶理由通知応答期間もあるよ!
③審判長は訂正の請求があった時、異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。
┗Yes。審理効率化の観点からん訂正の請求の内容が判断に影響を与える物ではない場合は、意見を聞くまでもないことが認められる場合などがある。
④取消理由通知は複数回あったりする?
┗Yes。特に制限がないというより、いろいろやりあう中で通知をするので、なにも熟するまで通知はいっぱいあるよ!
⑤異議申立てについて確定した取消決定に対する再審において、再審の請求人が申し立てない理由についても審理できる?
┗Yes。特許の見直しだからとことん見ていくよ!┗でも確定審決に対する再審においては、できない。
⑥取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人にも通知して意見書を提出する機会を与えなければならない?
┗Yes。
【これポン】
①異議申立されていない請求項の訂正は独立特許要件あり
②訂正請求があったからといって、必ず異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要なし。
【別視点】
・注意点は、独立特許要件は、この場合、限定的減縮に限られない。誤記訂正でも該当する。
【確認事項】
(1)取消理由の通知:審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない
(2)決定するのに熟した場合は、「決定の予告」としての「取消理由通知」を行う運用とされ、無効審判における「審決の予告」のような特段の規定は設けられていない。
(3)訂正の請求
・期間:取消理由の通知において指定された期間内
・対象:願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面
・訂正の目的
①特許請求の範囲の減縮
②誤記または誤訳の訂正
③明瞭でない記載の釈明
④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該、他の請求項の記載を引用しないものとすること
(4)訂正の請求の単位
①原則:特許権単位で訂正の請求をすることができる
②請求項の2以上ある場合:請求項ごとに訂正の請求をすることができる
③特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合:請求項ごとに訂正の請求をしなければならない
④当該請求項の中に一群の請求項がある場合:当該一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない
(5)取消理由の通知において指定された期間内に訂正の請求があったとき
・審判長は、以下①と②を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない
①取消理由の通知により通知した特許の取消しの理由を記載した書面
②訂正の請求項及びこれに添付された訂正した明細書等の副本
(6)特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、または特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、意見書を提出する機会を付与しない
→「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情」とは、意見を聞くまでもないことが認められる場合等をいう、
(7)訂正拒絶理由の通知及び意見の提出
(8)複数の訂正の請求がなされた場合の調整:先の請求は取下げ
(9)訂正の請求の取下げ
・時期:①取消理由の通知に対する意見書の提出期間(1項)②訂正拒絶理由通知に対する応答期間(6項)内に限り、取り下げることができる
(10)範囲:訂正の請求を請求項ごとにまたは一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない
(11)特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正をすることができる
(12)特許異議の申立てがされていない請求項に係る特許請求の範囲の減縮・誤記または誤訳の訂正を目的とする訂正については、独立特許要件も審理の対象とされる
頻出B
【確認事項】
(1)特許異議の申立てについて決定:文書をもって行わなければならない
(2)決定の藤本の送達
①特許権者
②特許異議申立人
③参加人
④特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者
頻出B
【論点】
①一群の請求項ごとに訂正の請求がされた時、異議申し立ての決定は、その一群の請求項ごとに確定する?
┗Yes。
【確認事項】
(1)原則:特許異議申立事件ごとに確定
(2)請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合
①一群の請求項ごとに確定する
②1号に掲げる場合以外の場合:当該請求項ごとに確定する
(3)決定の確定時期:取消決定は、出訴期間が経過したときをもって、維持決定の場合は、決定の謄本が送達されたときをもって確定する
頻出B
【論点】
①異議申立人が納付すべき手数料を納付しないことを理由に申立てを却下しようとするときは、弁明書を提出機会を与えなければならない?
┗No。その場合は、補正を命じて、補正されない場合は決定をもって却下。弁明書は結構重い時に話。不適法とかね!
頻出A
【論点】
①分割出願に対して、拒絶査定不服審判は請求できない?
┗できる。新しい出願なので関係ない。
②不責自由とは天変地異のみか?
┗No。
③拒絶査定を受けた人が他人に特許を受ける権利を譲渡したら、拒絶査定不服審判の請求可能期間は、譲渡した日から3月になるか?
┗NO。それを認めたら、どんどん伸びてしまうだろう?
④特許査定を受けたものが、それを取り消すための請求することができるか?
┗No。放棄したらいいじゃない。
⑤拒絶査定不服審判の請求者が、不責事由が該当した場合は、当該期間内に延長の請求をしなければ審判を請求することができないか?
┗No。「延長の請求」はいらない。
【これポン】
①請求期間は、査定謄本の送達の日から3月
②3月経過後の請求、不責事由による手続き or 4条延長
③一部拒絶でも全体拒絶審決
【別視点】
・追完だけは、不責のみ
【確認事項】
(1)請求人適格:拒絶をすべき旨の査定を受けた者
(2)でも、共同出願の場合、共有者の全員で請求しなければならない。
(3)請求の対象:拒絶査定
┗請求項ごとに請求することはできない
(4)請求することができる期間
①原則:拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から3月以内
②例外:遠隔・交通不便の地にある者のための延長/不責事由に追完
(5)不責事由に該当しないもの
・代理人の過失により請求期間を徒過してしまった場合
・本人が病気の場合であっても、その本人が拒絶査定の意義を十分に理解できる場合
1 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
頻出A
【論点】
①特許存続期間中じゃないと、損害賠償を請求することができないか?
┗No。
②共同出願違反をした特許権があったので、移転請求をし登録となった場合は、無効理由に該当しないか?
┗Yes。本質が改善されたのでOK、
③特許無効審判並びに実用新案登録無効審判はいずれも、利害関係人に限り請求することができる?
┗No。実案だけ「何人」
④特許権の存続期間満了後においても、無効審判の請求はできるか?
┗OK。権利があった期間をなくすことで、そこで請求されていた損害賠償請求になどに対抗ができる。
⑤特許を受ける権利を有しない者の出願に対して無効審判を請求する場合は、その発明者じゃないと請求はできないか?
┗No。特許権を有する者に限り請求ができる
⑥請求項が1つしかない特許権に対して無効審判を請求し、特許権が放棄となった場合、新たに無効審判を請求できる場合はないか?
┗No。後発無効理由に該当する場合は、権利が残っているため請求可能
⑦無効審判の請求があった特許権を放棄した場合、審判の請求は審決をもって却下されるか?
┗No。権利が残っている。
⑧無効審判ができる人は先使用の通常実施権者も可能である
┗Yes。一応、通常実施権者というくくりで判断されている。
⑨異議申立てをした人が、同じ異議理由で無効審判を請求したとき、審決を持って却下されることがあるか?
┗ある。異議は何人だが、無効は利害関係人であるため。
【これポン】
①無効理由該当なし(新規、異発明、明りょう、誤訳なし、文献所在)
②無効審判の請求人は利害関係人。権利帰属は、特受権ある者
③冒認・共同出願違反の無効理由は、移転あれば無効理由にならない
【別視点】
・①は、別に発明内容自体の瑕疵ではない。直せばええやん、くらいの。だから無効理由ではない。
【確認事項】
(1)特許無効審判の意義:瑕疵ある特許権を遡及的に消滅させる審判(特許を無効にするのは特許無効審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にすることができない)
(2)冒認等の無効理由の解消:真の権利者に移転した場合は、無効理由に該当しない。だから、冒認だからといって、一律に無効理由になるわけではない
(3)無効理由には、後発的無効理由と訂正要件違反もある
(4)新規事項を追加する補正をした特許出願からは、外国語書面出願または外国語特許出願が除かれている
理由:誤訳訂正書により行うべき手続が手続補正書で行われたとしても、手続をすべき書面の選択を誤ったという形式的瑕疵にすぎず、こうした形式的瑕疵についてまで特許の無効理由とすることは特許権者にとって酷であるため
(5)シフト補正違反、先行技術文献開示要件、特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件、発明の単一性の要件違反は無効理由にない
理由:手続き上の瑕疵だから、無効にするのはかわいそう。
(6)請求人適格
①特許無効審判は、利害関係人にかぎり請求することができる
理由:請求人適格を限定しない特許意義の申立て制度を創設したため、特許無効審判の請求人適格を利害関係人に限定した
②共同出願違反、冒認出願の場合:特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる
理由:特許権の移転の特例が規定されたことに伴い、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会を担保する必要性が生じたため
(7)特許無効審判の請求は、特許庁長官により予告登録される
→延長登録無効審判、訂正審判においても同様
(8)請求項ごとに請求することができる
(9)特許権の消滅後であっても、特許無効審判の請求は可能
理由:存続期間中の行為につき、損害賠償請求がされた場合に、特許無効審判を請求して対抗できるようにするため
(10)特許無効審判の請求があった旨を、専用実施権者その他、その特許に関し登録した権利を有する者に通知
理由;審判の結果について利害関係を有する者に参加の機会を与えるため
頻出B
【これポン】
①後発無効理由は、権利期間が残るから、無効審判を再度請求するメリットあるぞ!
【確認事項】
(1)原則:特許権が初めから存在しなかったものとみなされる。でも先願の地位はあるよ!
(2)後発的無効理由によって無効にされた場合には、該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる。つまり、該当するまでの特許権は有効に存続するということ。
(3)無効となるのは請求項ごと
(4)後発無効理由の場合を除き、補償金請求権も無効審決により消滅する
1 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
4 第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
5 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
6 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。
頻出B
【確認事項】
(1)本条は、期間補償のための特許権の存続期間の延長登録に対する審判を規定したもの
(2)延長登録無効審判は、本来拒絶すべき延長登録が過誤により登録された場合に、その延長登録を取り消せるよう請求できるものである
→延長登録の無効理由は、延長登録の拒絶理由と同一である
(3)2以上の請求項を含む特許権でも、請求項ごとに請求できない
(4)延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求できる
(5)延長登録無効審判の手続
①特許権の消滅後であっても、延長登録無効審判の請求は可能
②延長登録無効審判の請求があった旨を、専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知
(6)無効審決の確定の効果
①原則:その延長登録による存続期間の延長は初めからなかったものとみなされる
②延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えていることを理由とする場合
→当該超える期間についてのみ延長されなかったものとみなされる
理由:その延長された全ての期間を無効とし、延長が初めからされなかったものとみなすと、本来延長されてしかるべき不合理な遅延の期間まで延長されないこととなり、特許権者に酷であるため
(7)4項の規定により遡及的に消滅した期間内に医療品等に係る延長登録の出願がされていた場合
①出願:取り下げられたものとみなされる
②延長:初めからなかったものとみなされる
理由:事後的に本来出願することができなかった期間にされたこととなる出願について、存続期間の延長は認めないこととするため
1 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
3 第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
頻出B
【論点】
①医療品にかかる延長登録により延長された期間が、実施できなかった期間を超えてることを理由に無効審判が請求される。審理の結果、請求が認められた審決が確定した場合は、存続期間の延長ははじめからなかったものとみなされるか?
┗No。超える期間分だけなかったものとみなされる。全部だとあまりにかわいそうだぞ!
【これポン】
①必要期間を超えている場合は、超えた期間が無効
②特許権消滅後も、請求可能
③何人でも請求できるわけでもない
④出願人は特許権者のみ
④請求項毎ではなく処分毎に請求
【確認事項】
・本条は、医療品等の特許権の存続期間の延長登録に対する審判を規定したもの
(1)延長登録無効審判は「延長登録」事態に瑕疵があった場合の審判である
(2)2以上の請求項を含む特許権でも、請求項ごとに請求することはできない
→一の特許に複数の延長登録がされている場合、延長登録ごとに延長登録無効審判を請求する
(3)延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる
(4)延長登録無効審判の手続
①特許権の消滅後であっても、延長登録無効審判の請求は可能
②延長登録無効審判の請求があった旨を、専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知
(5)無効審決の確定の効果
①原則:その延長登録による存続期間の延長は初めからなかったものとみなされる
②延長登録により延長された期間が特許発明の実施をすることができなかった期間を答えていることを理由とする場合:当該超える期間についてのみ延長されなかったものとみなされる
理由:初めから延長されなかったものとみなすと、本来延長されてしかるべき期間まで延長されないこととなり、特許権者が可哀想。
1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
頻出A
【レオ視点】
①訂正は補正とほぼ一緒!違うところは、以下だ!
(1)減縮は限定的である必要はない
(2)誤記訂正に加えて、誤訳訂正が追加!
(3)独立は、減縮に加えて、誤記誤訳が追加!(無効審判が請求されていない請求項のときだけ!)
②訂正範囲は原則、特許になった範・明・図の範囲。例外は、誤記誤訳の訂正範囲は「願書に最初に添付した範囲」
③属性を明確にしておこう!
(1)当事者対立構造ではないこと(だから参加規定とかない)
(2)権利期間があれば請求できる(無効審判と同じ)
④無効になったら訂正審判ができない!(なぜなら権利がすべてなくなっているからね。)
⑤外国語書面出願の無効審判においての誤記誤訳訂正の範囲は外国語書面の翻訳の範囲にしないといけない。
┗No。外国語書面の範囲。
⑥原則:異議申し立てまたは無効審判中は、訂正審判を請求できない。たとえ、請求されていない請求項があったとしてもね!でも、訂正審判中に訂正審判を請求することは禁止されていない!
⑦訂正審判の請求書は特許庁に係属していれば補正が可能!係属とは、審理終結通知前。確定基準じゃないからね!
【論点】
①請求項ごとに訂正審判をしないとけないから、特許権を単位として請求することはできない?
┗No。請求項ごとに請求できるというだけで制限はない。
②願書に添付した明細書の訂正をする場合で、2以上の請求項にかかる願書に添付した請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとする時、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、訂正拒絶理由通知の対象となるか?
┗No。まず明細書と図面に関連する請求の範囲はすべて請求の対象とする必要がある。しかし無効や拒絶理由には該当しない。
③2つの請求項のうち、片方の請求項が無効審判によりなくなってしまった場合、もう片方の請求項の訂正審判はできない?
┗できる。権利が残っている亜kらね!
【これポン】
①誤記訳訂正は当初範囲。他の訂正は直前範囲
②「無効審判・異議申立から審決確定まで」訂正審判請求不可
③訂正の目的は4つ(さらに、減縮は限定的じゃなくてOK)
④独立は誤記訳と減縮訂正
⑤願書要約訂正不可
⑥無効審判にて無効にされた後は、訂正審判請求不可。放棄なら、遡及的に権利が消滅してないから訂正審判請求OK
【確認事項】
(1)訂正審判の意義:訂正審判は、主として当該特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について特許無効審判等を請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える理由において、瑕疵ある部分を自発的に事前に取り除くことを可能にする制度である
(2)訂正の対象・目的:訂正の対象は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面である
(3)目的は1項各号に掲げる事項に限定される
┗違反した場合は訂正拒絶理由通知がされる
①特許請求の範囲の減縮:請求項の記載事項を限定する場合のほか、請求項の削除も含まれる。逆に、請求項の数を増加する訂正が許される場合がある
②誤記または誤訳の訂正
③明瞭でない記載の釈明
④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること
(4)訂正審判を請求することができる事項:訂正審判は、特許意義の申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定または審決(請求項ごとに申立てまたは請求がされた場合にあっては、その全ての決定または審決)が確定するまでの間は、請求することができない
(5)訂正審判を請求することができる時期の変遷
・平成15年法改正前:特許無効審判が特許庁に継続している場合を除いて請求することができた。
①キャッチボール現象
②問題点:審理遅延や審理の無駄があった
(6)平成15年法改正後
・審決取消訴訟の提起後の90日の期間内に限られるようになった
①改正の効果:キャッチボール現象はあるけど、無駄が減った
②問題点:まだあった
(7)平成23年法改正後
・審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求は禁止することとした。これに伴い、審決の予告が創設された
(8)訂正審判の請求の単位
①原則:特許権単位で訂正審判を請求することができる
②請求項が2位上ある場合:請求項ごとに訂正審判を請求できる
③当該請求項の中に一群の請求項がある場合:当該一群の請求項ごとに訂正審判の請求をしなければならない
理由:「一群の請求項」の中で、請求項ごとに訂正の拒否判断を行い、請求高ごとに確定の時期が異なったり、その拒否判断が分かれたりする場合、異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならず、権利把握のための負担が増すことになる
→違反した場合は補正命令がされる
(9)明細書または図面について訂正をする場合であって、請求項ごとに1項の規定による請求をするとき:明細書または図面の訂正に係る請求項の全てについて行わなければならない。
理由:もしもその明細書または図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、その一部の請求項に関係する明細書または図面については、訂正前の内容となるため、請求高ごとに訂正前後の複数の明細書または図面を読み分けなければらなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる
→違反した場合は補正命令
┗一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合は、当該明細書または図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項すべてについて請求しなければならない
(10)訂正をすることができる範囲
→願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内
→違反した場合は訂正拒絶理由通知がされる
①原則:特許がされた明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない
②誤記または誤訳を目的とする訂正の場合
→願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内
┗外国語書面出願の場合は、外国語書面に記載した事項の範囲内
┗外国語特許出願の場合は、国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内
(11)実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものは認められない
┗違反した場合は訂正拒絶理由通知がされる
(12)訂正後の発明が独立特許要件を満たしていることが必要
┗違反した場合は、訂正拒絶理由通知がされる
┗本校の対象は、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正を目的とする訂正に限られる
(13)特許権の消滅後であっても、訂正審判の請求は可能
┗特許が取消決定により取り消され、または特許無効審判により無効にされた後はすることができない
理由:特許が取消決定により取り消され、または無効にされた後において訂正審判を認めることは、128条との関連において確定した取消決定または無効にすべき旨の審決についての再審理由になってくることにもなり、いたずらに制度を複雑化することになりかねないため
(14)特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許にちて、その一部が無効となったものについては、もう一つの請求項について訂正審判を請求するkとができる
(15)訂正審判の請求書に添付した訂正明細書等の補正の時期:原則として、審理終結通知があるまで
┗審理の再開があったら、その後、さらに審理終結通知があるまで
(16)訂正審判と無効審判が同時に継続しているときは、原則として無効審判を優先して審理する
理由:無効審判の係属中は無王審判手続の中でそれまでの全事情を考慮して訂正の請求をすることが可能であり、その訂正の請求を審理することが権利者の意図に沿うこと等による
┗一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理を注意する
頻出A
【レオ視点】
①訂正請求とは防御策なので、専権と質権にとって不利益になることはないけど、瑕疵ある部分を超えた範囲も訂正ができるから、その時になると不利益が発生する可能性を考慮して、一律、承諾mustにした。
②通権の承諾がいらないのは、令和3年になる前は必要だったのだが、通権はなかなかに人数が多いと承諾の手続きが大変になる懸念があったため、承諾不要となった。
③承諾なしに訂正審判した場合は、補正命令→決定却下。不適法ではないから注意!
【論点】
①特許権者は、質権者と通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り訂正の請求が可能か?
┗No。専用実施権者と質権者のみ。通常実施権はいらないぞ!
【これポン】
①訂正は、専権等の承諾必要
②訂正は、通権者の承諾不要
【確認事項】
(1)承諾を要する者:特許権の放棄と同様、専用実施権者または質権者に限定される
①通常実施権者の承諾は不要
②通常実施権者との間の契約において、訂正審判に際して通常実施権者の承諾を必要とするよう定めることを妨げない
(2)承諾がない訂正審判の請求の取扱い
①審判長が補正を命じる
②これに応じない場合は、決定をもって請求書が却下される
頻出B
【論点】
①訂正の請求があり、それを認めて特許維持決定になった時は、訂正後における明細書、範囲、図面より特許出願、公開、特許査定または審決及び設定の登録がされたものとみなす?
┗YesでもありNoとも言える。まずNoパターンだと、条文では「決定が確定したとき」という「確定パターン」基準がある。Yesパターンだと、「特許を維持すべき旨の決定」があった場合は、不服の申し立てができあいため、決定の謄本が送達されたときをもって確定することから、「決定になった時」を「決定が確定したとき」とも言えることから、Yesとも見える。
【確認事項】
(1)審決確定の効果:訂正後における明細書、特許請求の範囲または図面により
①特許出願
②出願公開
③特許をすべき旨の査定または審決
④特許権設定の登録がされたものとみなされる
(2)訂正をすべき旨の審決の確定の特許後に特許証が交付される
1 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
頻出B
【論点】
①審判請求方式が規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合があるか?
┗Yes。通常は審判長ではあるが、前置審査の場合は、特許庁長官となる。前置審査を伏せられると回答しにくい問題。
【確認事項】
(1)「当事者」:査定系審判を請求する場合は請求人のみをいい、当事者系審判の場合は請求人及び被請求人をいう
(2)「代理人」:法定代理人及び委任による代理人をいうが、代理人がいない場合は記載する必要はない
(3)請求の趣旨:特許無効審判の場合であれば、例えば、「第何号特許はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める」と記載する
(4)特許無効審判を請求する場合における請求の理由の記載要件
┗特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない
理由:審判請求書の請求の理由が曖昧であると被請求人が反論の対象を特定できないため適切な防御ができなくなり、また、仮に反論の対象を特定しようとすれば、被請求人が請求人に釈明を求めることとなるため、被請求人に不必要な対応負担が生じ、かつ、審理の遅延を招くからである!
(5)訂正審判を請求する場合の請求の趣旨及びその理由:経済産業省令で定めるところにより記載しなければならない
①請求の趣旨
②請求の理由
(6)訂正審判を請求する場合
┗請求項に訂正した請求書、特許請求の範囲または図面を添付しなければならない
┗訂正が上記いずれかの書類のみ、例えば、特許請求の範囲のみを訂正するものであるときは、訂正した特許請求の範囲を添付すれば足りる
(7)本条に違反した場合:審判長による補正命令の対象となる
(8)特許無効審判の請求の理由の記載に著しい瑕疵があって、要旨変更をせずに不備を治療することが不可能な請求の理由の補正は、常に131条の2第1項に違反することとなるから、補正命令をするまでもなく、審決却下の対象となる
理由:副本送達前には、請求の理由の要旨を変更する補正は許可されない
1 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
頻出A
【レオ視点】
①原則審判請求書の要旨変更は禁止。(補正が要旨変更になる場合ということであり補正=要旨変更ではない)
(1)例外①:無効審判の場合①=「不当に審理を遅らせるものではない」+「以下事項に該当する」場合のみ補正を許可した。
A:「訂正請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合」
B:「補正にかかる請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき、合理的理由があり、被請求人がその補正に同意したこと」
(2)例外②:無効審判の場合②=被請求人が訂正請求をした場合は、被請求人の同意なく補正を許可できる。理由は、訂正請求の結果、理由を変更したいときだってあるから。
(3)例外③:無効審判以外の審判を請求する場合における請求の理由についてされるとき
(4)例外④:補正を命じられた場合で、命じられた事項について補正する時は認められる。(命じられた通りにしたからね!)
②審判請求書の副本送達前に、① -(1)はできない。(審決却下)
【論点】
①審判長は、特許無効審判にて、当初の請求書に記載した理由以外の新たな理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められる時は、その補正を許可しなければならないか?
┗No、補正を許可することができる
②請求の補正にといて、新たな延長登録の無効理由を追加することができるか?
┗Yes!
③被請求人は訂正請求をしないときは、審判長は、その人の同意なく、補正を許可することができない?
┗Yes。
④訂正審判による訂正の理由を、誤記訂正の目的から、明瞭記載の釈明のもう的とする訂正に変更する補正は認められないか?
┗認められる。レオ視点①参照
⑤無効審判請求をしたのだけど、提出に必要な証拠が外国文献であるため、入手に相当な時間を要した。でもそれが、要旨変更するものであるときは、補正が認められる余地はないか?
┗No。これが合理的理由。
【審判長】
【これポン】
①無効審判では、審判請求書の副本送達前の補正は認められず
②無効審判では、被請求人の同意なく審判請求書の要旨変更が認められる場合あり
③審判長は補正許可はcanでありmustではない
④審判請求書の補正の許否は、不服申立不可
【別視点】
・特許無効審判以外の審判請求で、審判請求書の請求理由補正は、その要旨を変更する者であっても認められるらしい。
・②は、請求書に記載した請求の理由の補正が、なんと要旨を変更する物である場合は、不当なし、合理的理由、そして、被請求人の同意があることを要件とし、決定を持って補正を許可できる。そうじゃない場合は、基本的に被請求人の同意要らず。
【確認事項】
(1)特許無効審判における審判請求書の補正
┗要旨変更にわたる補正を制限することを基本としつつ、審判請求時にその無効理由を提出できなかったことに合理的理由が認められる場合には、一定要件をもとに新たな無効理由を追加することを容認している
理由:事件の迅速な解決の要請と一回的解決の要請とを調整するため
(2)請求書の補正
①原則:そもそも要旨変更はダメ
②例外:
・特許無効審判以外の審判を請求する場合における請求の理由についての補正
・特許無効審判の審判を請求する場合における請求の理由についての補正であって、131条の2第2項による審判長の許可があったもの
・補正命令がされた事項についてする補正
(3)審判長による補正許可の要件:特許無効審判を請求する場合における請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、以下の要件を満たす場合、審判長は、決定をもって補正を許可することができる(裁量)
・当該補正が審理を不当に遅延を生じさせるおそれがないことが明らかなものであること
・次の①または②のいずかに該当する事由があると認められること
①当該補正に係る請求の理由を、審判請求時に請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと
②当該特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと
(4)1号の場合は、特許権者の同意は不要
理由;訂正請求によって請求の範囲等の変更があったのなら、それに応じて新しい無効理由を追加することは全然あること。だからあるものとして認識したものとして、同意があったものと擬制する
(5)審判長による補正許可の時期的制限:2項の補正に係る手続補正書が請求書の副本の送達の後に提出されたこと
理由:請求の理由が実質的に記載されていないような著しい瑕疵のある審判請求書の提出を抑制するため
(6)2項の決定またはその不作為に対しては、不服を申し立てることができない
理由:①許可に係る補正が審判請求人の当然の権利でなく審判長の裁量に服するものであること②審判請求人はいつでも別途の特許無効審判請求を可能であるから不服申立ができなくとも特段の不利益がないこと③独立の不服申立ての途を要旨ルウと審判の審理が不当に遅延しかねないことによる
頻出B
【レオ視点】
①無効理由に外国語書面出願の新規事項追加が除かれている理由は、新規事項とは、「誤訳訂正書」を提出して行われると思うが、これは「外国語書面の範囲内」の権利で補正をするため、それに対して無効にするのはかわいそうだし、元々「誤訳訂正書」とは審査をスムーズにするためのものであるため、形式的ミスに該当する。
②共同審判は「特許権」ではなく、請求先の「請求項が同一」であれば共同審判が可能になる。理由は、特許権の権利とは、特許権単体で見るのではなく、各請求項ごとに見ていく。つまり、請求項ごとに処分することから、共同審判ができる方法を、同一の請求項のみにした。
【論点】
①外国語特許出願に対して、新規事項追加の要件を満たしていない補正をした上で特許になった場合、そのことを理由として、無効審判を請求できるか?
┗No。外国語書面出願と同じく除かれている。
【これポン】
①査定系審判は、全員請求
②無効審判は、権利者(共有者)全員に対して請求
③同一の特許権=請求項が同じかどうか
【確認事項】
(1)同一の特許権とは、同一の請求項に係る特許権のこと
(2)共同で審判を請求するかどうかは自由(must)ではない
(3)共有に係る特許権について審判を請求する場合:共有者全員を被請求人として審判を請求
(4)特許権または特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求する場合:共有者全員が共同して請求しなければならない
┗訂正審判または拒絶査定不服審判を請求する場合を意味
(5)中断・中止:全員について効力を生ずる
1 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
頻出A
【確認事項】
(1)審判請求書及びそれ以外の審判請求に係る手続が方式に違反した場合
①審判請求書についての補正命令の主体:審判長が補正を命ずる
┗審判官を指定する前、すなわち、前置審査の段階では、特許庁長官が補正命令を行う
(2)審判請求書131条の規定に違反する場合
┗審判長は、請求項について補正をすべきことを命じなければならない
Cf:前置審査において、特許庁長官は、請求書について補正をすべきことを「命ずることができる」
┗不適用な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、補正命令はされずに、審決をもって却下される
(3)審判事件に係る手続が133条2項各号の一に該当する場合:審判長はその補正をすべきことを命ずることができる
(4)審判長が3項の規定により決定をもってその手続を却下することができる場合
┗1・2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者が、
①これらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき
②その補正が131条の2第1項の規定に違反するとき
(5)本条による却下の処分に対し不服のある場合
①審判請求書の却下の決定に不服:決定に対する訴えを提起
②審判請求書以外の手続の却下の決定に不服:行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起
頻出B
【レオ視点】
①審判事件の手続きが不適法で補正ができないものだった場合は、原則、決定をもってその手続きを却下できる。
②例外は、審判の請求だけは対応が違う。その場合は、合議体は、答弁書を提出機会を与えないで、「審決」をもって「却下」できる
【論点】
①答弁書が不適法なものであってその補正ができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求することができるか?
┗YES。
【これポン】
①審判請求以外の手続が不適法な場合は、審判長が決定をもって却下
②審判長が手続を却下する場合は、弁明書を提出する機会を与える
【趣旨】
本条は、18条の2の規定により、特許庁長官が行う却下処分に相当する規定として、審判長が行う却下処分及びそれに係る手続について規定したもの
【確認事項】
(1)不適法な審判事件に係る手続であって補正をすることができないもの
①審判長が決定により却下するのであって、審判官の合議体が審決により却下するのではない
②審判の請求は除かれる
③決定却下するか否かは審判長の裁量
┗一方、審査段階における不適法な手続の却下の場合は「却下するものとする」であって、裁量ではない
(2)却下する場合はは、弁明書の提出機会付与
(3)1項の却下処分に不服があるとき
┗行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができる
1 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
頻出B
【レオ視点】
①原則
(1)被請求人に審判請求書を送達したら答弁書提出機会を与えなければならない
(2)請求書の補正を許可する時は、手続補正書の副本を被請求人に送達し、答弁書を提出機会を与えなければならない。
②例外:ただし(2)についてだけ、答弁書を提出機会を与える必要がないと認められる特別の事情がある時は答弁書の提出機会はない
【論点】
①訂正請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、異議申立人を審尋できない?
┗できる。審尋は好きにできる。
②請求の理由がその要旨を変更するものであったが、とある例外に該当し、決定を持ってその補正を許可した。この場合、特許権者に、願書に添付した明細書、範囲、図面の訂正の機会が与えられないことがあるか
┗Yes。被請求人に答弁を提出機会を与える必要がないと認められる「特別の事情がある時」は答弁書を提出する機会が与えられないため、そういう時もある。
【これポン】
①審判長は、何れの審判でも審尋可能。文章でも口頭でもOK
②答弁書1回提出機会あり、2回目以降オプション
【確認事項】
(1)審判の請求があったとき
①請求書の副本を被請求人に送達し、答弁書提出の機会を与えなければならない
②被請求人は請求書の副本の送達を受けた場合に必ず答弁書を提出しなければならないものではなく、任意的であり、審判長は答弁書の提出の有無にかかわらrなく手続を進行することができる
(2)特許無効審判の請求書の請求の理由の要旨変更補正を許可するとき
┗その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、答弁書提出の機会を与えなければならない
┗ただし、答弁書提出の機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、答弁書提出の機会は与えられない
(3)1、2項の答弁書を受理したとき:審判長はその副本を請求人に送達しなければならない
(4)審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる
①口頭のみならず文書によって審尋される場合もある
②当事者系の審判のみならず、査定系の審判でも審尋される場合がある
審尋とは:民事訴訟上の用語で、口頭弁論期日を開かない場合に、裁判所が当事者その他の訴訟関係人に個別的に書面または口頭で陳述する機会を与えることをいう。
1 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
頻出A
【レオ視点】
①審判請求取り下げ=訂正請求も取下げ。
┗取り下げは請求項ごとにOK。
②訂正の「請求」は5つのタイミングのみOK!
(1)審判請求書副本送達答弁書期間
(2)審判請求書の補正書副本送達答弁書期間
(3)審決取消判決指定期間
(4)職権審理結果通知応答期間
(5)審決予告指定期間
③訂正請求書の「補正」と「取下」は②に加えて「訂正拒絶理由通知応答期間」でも可能となる!
④訂正拒絶理由は難しく考えず、通常審査の時の拒絶理由と同じこと。それが訂正になっているだけと考える。もちろん多少の差異はある。
⑤訂正請求が複数あったら、最新のものを採用!古いものは全てなくなるよ!
⑥ごっちゃになりやすい話:請求項1と4に無効審判請求した。一群の請求項3〜5であった。3〜5に訂正請求をした。その後、請求項4のみ請求を取下げられた。この時、訂正請求は「3〜5」ではなく、「4」の取下げとなる。これは「請求人が無効審判を取り下げた時の話」と覚えておいてくれ。他と比較するために。
⑦もちろん、無効請求されていない請求項の訂正もできるよ!
⑧原則:異議申し立てまたは無効審判継続中は、決定または審決確定までは訂正審判ができない。それゆえに、一部の請求項が審理中でも、一律訂正審判はできない!
⑨訂正請求でも、職権審理がある。だから申し立てない理由についても審理する。審理結果が訂正請求を認めない時、新亜pん町は、審理の結果を当事者と参加人に通知して、意見を申立つ機会絵を与えなければならない。
【論点】
①一群の請求項のすべてに対して無効請求があったから、当該一群の請求項のすべてに対して訂正請求をした。その後、一群の請求のうち一部の無効請求が取下げられたら、「一群すべての請求項」の訂正請求が取下げられたものとみなされるか?
┗No。一群でも、その取下げられた一部のみ訂正請求が取下げられたものとみなされる。
②請求項1と2があり、それら2つは一群の請求項である。このとき、請求項1の無効審判請求があった場合、被請求人は請求項1のみ訂正請求することができるか?
┗No。一群の請求項について訂正請求可能。そうじゃないと、発明内容がおかしくなってしまうため。
③前後2つの訂正請求があったが、最近の訂正請求が取り下げた場合、先の訂正請求内容で審理が行われるか?
┗No。新しく訂正請求した瞬間に、前の訂正請求は取下げられたものとみなされる。
④請求項1および2について請求項ごとに無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3の請求の範囲減縮を目的とする訂正の請求は、独立特許要件を満たす必要はないか?
┗No。満たす必要がある。
⑤請求項ごとに無効審判請求された場合で、一部の審決が確定したとき、特許権者は、その確定した審決の請求項について訂正審判を請求できるか?
┗できない。請求したすべての請求項の審決が確定するまで訂正審判ができない!
【これポン】
①誤記訳当初範囲でOK。他の訂正は直前範囲
②訂正の請求での独立判断は、無効審判が請求されていない請求項
③無効審判が請求されている請求項、独立判断しない
④訂正の請求取下タイミング = 訂正明細書等の補正ができるタイミング
⑤訂正の請求が新たにされた時は、先の訂正の請求はみなし取下
⑥訂正の請求をする時、通権者の承諾不要
⑦無効審判の請求が取下 = 訂正請求も取下
⑧無効審判が請求されていない請求項でも訂正請求可能
⑨訂正請求できる期間 = 5つ、答弁書2つ + 職権探知 + 審決予告 + 訴訟戻し
【別視点】
・⑦は、請求が取下られた請求項のみ、訂正請求も取下
・⑨の5つは、
(1)副本送達に伴う答弁書提出期間
(2)請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間
(3)審決取消判決に伴う指定期間
(4)職権審理の結果の通知に対する応答期間
(5)審決の予告に伴う指定期間
・訂正の請求書に添付した訂正した明細書等についての補正は、(1)〜(5)に加えて、訂正拒絶理由通知に対する応答期間にもすることができる
・一群の請求項のうち、一部の無効審判を請求した場合、その一部だけの訂正請求ができるわけではなく、一群の請求項の訂正請求ができる。
頻出B
【レオ視点】
①特許権者が審判で負けて、審取で勝った場合。
┗審判で負けたときに、訂正請求がある
②特許権者が審判で勝って、審取で負けた場合。
┗審判で勝ったから、訂正の機会がない
┗これは困るぜ!!!
③だから、元が特許維持審決の場合(審判で勝っていた場合)判決確定日から1週間以内に被請求人からの申立で「訂正の機会付与」
④申立を条件とする理由は、
【これポン】
①取消判決後の訂正の機会には、申立必要
全くわからない
頻出A
【レオ視点】
①もうね、不適法といったら審決却下。そして合議体としての審判官。これ。
【論点】
①無効審判にて請求項を削除する訂正請求を行った場合、その削除した請求項について無効審判請求した場合、不適法な請求であるため却下されるか?
┗Yes。無効審判請求先がない。
【これポン】
①不適法な審判請求 → 審決却下。決定じゃないぞ!
【確認事項】
(1)被請求人に答弁書の提出機会を与えることなく審決却下できる
(2)審決却下をする主体:合議体としての審判官
(3)不服申し立て可能
頻出B
【レオ視点】
【確認事項】
(1)審判は3人または5人の審判官の合議体
┗判定の審理は3名の審判官
(2)審判官の合議体の合議は、過半数により決する
頻出B
【レオ視点】
①事件ごとに「特許庁長官」が審判官を指定するぞ!いいか?特許庁長官だぞ!?
【論点】
【確認事項】
(1)審判官は事件ごとに特許庁長官が指定する(審判長が指定しない)
理由:その事件を担当するにふさわしい人をあてるため
(2)前置審査をする審判事件の場合には、164条3項の規定による報告があった場合のみ、審判官が指定される
(3)審判に関与することに故障がある者があるときは、特許庁長官がその指定を解いて他の審判官を補充する
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
頻出A
【論点】
①審判事件について、離婚した元配偶者が審判官だった場合、そのことを理由として除斥されることはないか?
┗除斥に該当。
頻出A
【レオ視点】
①途中で忌避は可能か?という点で、知っている場合は不可だが、知らなかった場合は可能にした理由とは、途中で忌避なる人物になる可能性があるためである。
②忌避申し立て基準
(1)審判官に対して書面(答弁書)または口頭陳述後:申し立て不可
(2)審判官に対して書面(答弁書)または口頭陳述前:申し立て可能
(3)例外:(1)だったとしても、途中から忌避原因が生まれた場合は可能になる
つまり、忌避原因があったことを知っていたとしても(1)に該当したら不可
【論点】
①拒絶査定不服審判にて、忌避の申立を口頭をもってすることはできない?
┗できる。口頭審理の場合があるもんね!
【これポン】
①忌避の原因を知っている状態で、手続しちゃったときは、後から忌避申立不可
【別視点】
・つまり、知らなかった場合は、取消理由通知に対して意見書を提出した後でも、忌避できる場合がある。
頻出B
【レオ視点】
①除斥忌避まとめ
(1)原則:申し立てがあったら毛っていまで手続注意
(2)例外:急速を要する行為を除く(例えば、早くしないと証人が海外に帰ってしまう、など)
1 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
2 審判書記官の資格は、政令で定める。
3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
頻出B
【レオ視点】
①原則、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
②例外は、前置審査の時の特許査定する時だけは指定する必要はない。
③前置審査の拒絶査定に関する長官報告の場合は、その報告を受けてから審判書記官の指定。
【論点】
①すべての審判事件について、各審判事件に、審判書記官を指定しなければならないか?
┗NO。
【これポン】
①審判書記官の指定は前置報告後
【別視点】
・長官報告があった審判事件だけ、審判書記官が配置される。
1 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
6 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
7 第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。
頻出A
【レオ視点】
①拒絶査定不服審判は原則書面。職権または申立てで口頭審理にできる。異議とは違うからね!
②申立てには「参加人」はいないよ!なぜなら無効審判以外は参加制度が認められていないからね!
③原則:口頭審理は公開。例外は、公序良俗のおそれがある場合は非公開
③訂正審判も職権または申し立てでできるからね!
【論点】
①拒絶査定不服審判では、審判長は、職権または申立てにより、口頭審理によるものとしなければならないか?
┗どちらも「することができる」
②審判長は当事者双方から申立てがあれば、審判官および審判書記官並びに当事者および参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、特許無効審判の口頭審理の期日における手続きを行わなければならないか?
┗No。「行うことができる」
③口頭審理の期日に出頭しないで手続きに関与した場合は、その期日に出頭したものと推定するか?
┗NO。もうみなしちゃう。
④無効審判では口頭審理は公開して行う。ただし審判長が必要があると認めるときは公開しないで行うことができるか?
┗No。公序良俗のおそれがある場合に公開しないのであって、審判長の判断はいらない。ひっかけ問題対象は「判定における口頭審理は審判長が必要があると認めるとき」公開しないで行うことができる。
【これポン】
①査定系審判は原則書面審理。申立 or 職権で口頭審理可能
②公序良俗問題は、審判は公開されない場合あり
頻度C
【レオ視点】
①審判書記官は独立的存在。
②お仕事内容
(1)調書作成(当事者の異議も書くよ!)
(2)正当ではないと認めるときは自己の意見を書き添え。
【これポン】
①調書について正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えること可能
【コメント】
独立機関として認識
頻度A
【レオ視点】
①2種類の参加人
(1)請求人側の参加人:被参加人が審判の請求を取り下げても審判手続「可能」
(2)特許権者側の参加人:被参加人が審判の請求を取り下げても審判手続「不可」
※どちらも、取り下げていなければ一切の手続き可能
【論点】
①利害関係人を有する者であっても、判定の審理に参加することはできない。
┗No。審理に参加するかどうかではなく、判定についてそもそも参加自体がない。
【これポン】
①参加人は一切の手続可能。当事者参加ならば審判続行もできる
②148条3項の補助参加人は、請求を取下後、審判手続きを続行できない
頻度A
【レオ視点】
①参加決定に不服申し立てがないのは、そもそも論、異議なり無効なりがコンセプトであって、参加ができるかどうかを争う意味がない。もし不服があるのだったら、審決のあとの訴えで参加してくれ!
②審判請求は成り立たない旨の審決とは、拒絶審決をしようとすることだろう。これは、拒絶査定をしようとする前に拒絶理由通知をするくだりと同じ。
③参加は必ず審判により決定するわけだが、そのときも3〜5人の合議体が行う。
④参加は書面でね!審判長に提出するんだよ!
【論点】
①参加決定については不服申し立てできる?
┗できない。
②無効審判について参加申請があった場合は、当事者が参加について異議をの絵b他時に限り参加の許否の決定をするか?
┗No。異議関係なく。異議の話が出た理由は民事訴訟ではそうだかららしい。
【これポン】
①参加決定は、不服申立はできない
②参加の許否は、当事者の異議申立は関係ない
【確認事項】
(1)必ず書面で申請
(2)当事者と参加人に送達(意義を有する場合もあるため)
1 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
頻度A
【レオ視点】
①申立て or 職権 で証拠調べができるぞ!
②職権の時だけ、証拠調べまたは保全をした時は、その結果を当事者たちに通知し、相当期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならないぞ!この「職権」で何かをした時は、意見書機会が多いから注意しよう!
③証拠保全に関してまとめるぞ!
(1)審判請求前:利害関係人の申立により証拠保全をすることができる
(2)審判請求後:当事者または参加人の申立または職権で証拠保全することができる。
【論点】
①申立てまたは職権により、証拠調べをすることができるか?
┗Yes。
②妨げる目的で提出義務のある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、審判官は相手方の主張を真実と認めることができるか?
┗No。
③証拠調べまたは証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない?
┗No。やってくれるよ!
【これポン】
①審判長が職権で、証拠調べ等した場合には、意見を申立機会を与えなければならない。
理由:当事者の知らない間に不利な証拠が集められ、当事者の利益が害されるという事態を防ぐため
【確認事項】
(1)証拠調べ:審判官が証拠方法から事実認定の資料を得る行為をいう
(2)証拠保全:本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは、取調べが不能または困難になるおそれがあるため特定の証拠について、予め取り調べてその結果を保全しておくことをいう。
第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
頻度A
【論点】
①証拠調べで文書提出命令に従わない時は、そのことを理由に、相手方の主張を認めることができる?
┗No。準用していない。
②証拠調べは、当事者が出頭しなくても、できる。
③審判長は、口頭審理による審判をする時は、期日の呼び出しを行わなければならないが、その期日の読み出しは、呼出状の送達、出頭したときに告知、その他相当と認める方法によって行われるか?
┗yes
④公務員が職務上作成したものは公文書とみなすか?
┗NO。推定する。
⑤証拠保全の手続について尋問をした証人については、当事者が口頭審理における尋問の申出をしても、審判官はこれに応じる必要はない?
┗No。応じてください。
【これポン】
①文章提出なし事実認めず
②証拠調べは、当事者出頭なしでもOK
③口頭審理において、尋問の申立があったときは、審判官は応じなければならない。
頻度A
【論点】
①審判長は、当事者または参加人が、手続きをしないときであっても、審判手続きを進行できるが、そのとき、当事者または参加人に意見を申立てる機会を与えなければならないか?
┗No。いなくても進行できるから。
②当事者に口頭審理を呼びかけたけど出頭せず、請求人のみが出頭。この時、審判手続を進行することができる?
┗Yes。いなくてもいい存在。
【これポン】
①当事者不在でも、審理可
頻度A
【レオ視点】
①原則:申立てない趣旨は審理不可(他の請求項に無効理由が発見されても審理しない)
【論点】
①甲が請求項1に対して無効審判を請求するとともに刊行物aを提出し新規性欠如を主張。乙が、請求項1について刊行物bを提出し新規性欠如を主張。審理併合して、aとbの刊行物を見て進歩性欠如の無効理由について審理できるか?
┗できる。異議と同じく徹底的に審理する。また無効審判しないといけないはめになるからね!
【これポン】
①当事者が申立ない「趣旨」は審理不可。請求項指定も趣旨になる
②当事者が申立ない「理由」であっても審理可能
【確認事項】
(1)申し立てない理由について審理した場合
┗当事者または参加人に対し意見を申し立てる機会を与えなければならない
理由:なぜなら…勝手に審理されて、それでええのか!?
頻度A
【レオ視点】
①「審判長」は当事者の一方が同一なら併合可という話であって、請求人が併合を考えて客体が違うのに共同請求できるということではない。
②審理であれば併合できる!だから訂正審判を併合できるよ!
【これポン】
①当事者の一方が同一なら、審理併合可能
頻度A
【レオ視点】
①原則、審判請求の取り下げは、「審決確定」までの間なら我々の自由に取り下げができる!審判費用は発生するけどね!
②確定とは以下のタイミングだ!
(1)拒絶審決の場合:訴え提起されない時に確定
(2)特許審決(訂正審決)の場合:謄本送達時
③ただし、答弁書の提出があった場合は、被請求人の承諾が必要になるぞ!
④ごっちゃになりやすい話:請求項1と2があった。1と2に対して訂正審判を請求した。1の訂正が不要になった場合、訂正した範囲において、2の訂正を補正はできるが、1のみ訂正審判の請求を取り下げるといったことはできない。とりあえず全部取下げになる。
【論点】
①特許無効審判と訂正審判が同時にあった時、無効審判請求が取下げられた時、訂正審判も取下げられたものとみなされるか?
┗No。なんやその質問は!!!
【これポン】
①審判が取下は、審決までではなくて、審決の確定まで
理由:審判・訴訟に対する当事者の自由度を一層高め、紛争解決を早期解決を図るため
②無効審判取下は、被請求人が答弁書を提出したら承諾必要
③訂正審判の場合、一部の請求項だけ取下不可
理由:明細書等の一覧性の確保のためである
【確認事項】
(1)拒絶査定不服審判の特許すべき審決、訂正審判において訂正が認められた場合の審決は、謄本送達があったときに確定する
(2)相手方から134条1項の答弁書の提出があった場合
┗相手方の承諾を得なければ、審判の請求を取り下げることはできない
理由:相手方が答弁書を提出して審判請求に応ずる態度を示したのであるから、一方的な取下げを認めるのは妥当でない
(3)訂正審判の請求の一部を取りやめたいときには、訂正明細書等の補正により、訂正事項の一部削除を行うことができる
(4)審判の請求の取下げの公開
①審判は終了する
②特許無効審判において請求を取り下げると、請求が容認されなかった場合と同一視され、審判に関する費用を負担しなければならない
1 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
頻度B
【レオ視点】
①審決をするのに熟したときとは、「審理に必要な事実を全て参酌し、取り調べるべき証拠を全て調べて、結論を出せる状態に達したことを言う。」
②無効審判以外は、①をするとき審理を行わない
③無効審判では「審決の予告(このままだと負けるよ)」という概念があり、訂正請求ができる機会を与えている。その結果によっては、審理再開がされる。
④「審決予告がない」または「予告をしたけど訂正請求や補正がない」場合は、審理終結通知を当事者及び参加人に通知する。
⑤審理終結通知は絶対に通知する。すべての事件についていかなる場合でも通知。
⑥審理終結通知は当事者および参加人に通知(拒否したものには通知しない。このあとにあるから)
⑦原則:審理終結通知は絶対にある。例外は無効審判のときの③だけ。
⑧審決予告は口頭でもいける!楽できていいね!
【論点】
①審理終結通知後、当事者または参加者の申立てがない場合でも審理再開をする時があるか?
┗Yes。これも「申立てまたは職権」タイプ
②審決の予告をしないときは、当事者及び参加人に審理終結が通知されるか?
┗Yes。
③審理終結通知後、審理の再開の申立てがあったときは、必ず審理を再開しなければならないか?
┗No。再開することができる。あくまで「職権」であることを覚えておこう!
【これポン】
①参加拒否人通知なし
②審理再開は、職権でも可能
【確認事項】
(1)意義:職権進行主義のもと、なんら予告もなく審決するのは可哀想。
(2)審決の謄本の送達と異なり、参加を申請してその申請を拒否された者には通知しない
(3)審理再開は裁量
頻度A
【レオ視点】
①職権審理のプライドがあるため「和解」や「請求の放棄」では終われない。
②原則「審決」により終了する。例外として「審判請求の取り下げ」でもOK。おそらく取り下げる代わりに交渉などがあるのだろう。
③「参加を申請してその申請を拒否された者」に対して
(1)審理終結通知=通知しない
(2)審決確定謄本=送達する(理由は、審決取消訴訟に参加する権利を与えるため)
【登場人物】
①特許庁長官
【これポン】
①審判は請求の放棄、和解等で終われるか!審決のみ!
【確認事項】
(1)送達の主体は特許庁長官
(2)送達を受ける者:当事者・参加人・参加を申請してそのシンセいを拒否された者
理由:参加を申請してその申請を拒否された者にも送達するのは、審決等取消訴訟の原告適格を認めているだからである。
頻度A
【レオ視点】
①拒絶査定不服審判と前置審査は、通常審査を引き継ぐぞ!なぜなら審査をやり直すのは効率的ではないからね!
②そこで何か提出したものも再提出の必要はなし!(審査をするかどうか?という話ではなく、提出するをどうするか?という話だからね!)
【論点】
①通常審査で拒絶理由αがあり拒絶査定があった。その後、前置審査で、審査官はαと異なるβを発見。長官に報告した。審判になった。審判官は依然としてαが解消されていないと判断された場合、再度拒絶理由αを通知することなく、審判請求は成り立たない旨の審決をすることはできないのか?
┗できる。通常審査の時に拒絶理由と通知したのだから、審判の時に通知することはしない。でも新しい拒絶理由だった場合は、ちゃんと意見の主張の機会を与えなければならない。
②審査段階で提出した実績証明書は、拒絶査定不服審判でも利用するか?
┗Yes
③拒絶査定前の拒絶理由通知に対する補正があった場合、拒絶査定不服審判の請求後に、新規性事項の要件を満たしていないと判断された時の拒絶理由通知とは、最後の拒絶理由通知となる?
┗Yes。これがレオ視点①のことになる。
【これポン】
①審査段階で提出した書類は、使い回し
②一度通知した拒理通は審判段階でも有効
1 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五十一条、第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。
頻度A
【レオ視点】
①拒絶査定不服審判という名前だが、普通の審査とベースは同じと考える。つまり「審判」という名前だけで、審査が長くなっただけ。
②そして前提条件だが、そもそも、ここまで「最後の拒絶理由通知」を受けている状態である。なのでそれに反する補正をしたら当然補正却下があるぞ!
③ちょっと違うことは以下に列挙してしんぜよう、
(1)審判請求前は絶対に補正却下しない=拒絶理由を通知する
(2)審判請求と同時にする補正は却下できる=最後の拒絶理由状態であることは変わらないため
【論点】
①拒絶査定不服審判で、延長登録出願に問題ない時は、特許審決をしなければならないか?
┗No、延長登録出願と特許は違うからね!だから「延長登録」をすべき旨を審決しなければならない。なんやこの問題!!!!!!
【これポン】
①審判請求前にされた補正は却下できない。 → 拒絶理由を通知
②審査段階で通知していない理由は、審判段階で新たに拒絶理由を通知する
③審判請求と同時にする補正については却下可能
頻度A
【レオ視点】
①まず前提として、拒絶査定不服審判で査定を取り消す時は、さらに審査にふすべき旨の審決(差戻し審決)をすることができる(裁量)この時、特許査定は絶対にない。
②差戻し審決ということは、前に審査官がした査定について「その査定はナシ。もう一回審査して」と言うこと、
②この時、審判官が偉いので、審判官が取消と判断した査定と同じ査定を、審査官はすることができない。その逆もできない。審判官が偉いから。
③だから、取消審査と異なる理由で拒絶することになる。
④では審判の時、特許査定をしなければならないのは、①をしない時。
④査定と審判の違いをまとめていこう!
(1)審査は審尋の規定がない。審判の話だよ!
【論点】
①前置審査で査定した結果、拒絶理由αは解消したが、拒絶理由βが解消しなかったことの長官に報告。審判官が指定されて審判を開始する時、審判官は、拒絶理由αについてもう一度拒絶審決することはできないか?
┗全然できる。レオ視点②を参照
②拒絶査定不服審判で、審査の手続に重大な欠陥があり、審査の基礎にできない場合は、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取消、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができない?
┗No。審判長ではなく審判官!合議体がないのは、これは不適法な手続で補正ができないものではないということではないか?
③前置審査に付された拒絶査定不服審判の請求を理由があると判断。なので拒絶をすべき旨の査定を取消。その場合はさらに前置審査に付すべき旨の審決をすることができるか?
┗No。「前置審査」は1回しかしないよ!「審査を付すべき旨」の審決だね!むかつく!!
【登場人物】
①審判官
【これポン】
①審判官は審査官の意見には拘束されない
②審査官は、取消審査と異なる理由で、拒絶できる
③差戻し審決は裁量
【別視点】
・審査手続に重大な結果があって、審判の基礎に用いることができない場合はも、審判官は、拒絶査定不服審判の査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の「審決」をすることができる。「審判長」でも「決定」でもない。
頻度B
【論点】
①拒絶不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に到までは、審判に参加することができる
┗No。確定まで?NoNo。そもそも当事者対立ではないから参加の制度はないんだ!
【これポン】
①拒絶査定不服審判では、参加の制度なし。
頻度A
【レオ視点】
①拒絶査定不服審判と同時に補正を提出した場合は必ず審査してくれる。たとえ、前回とまったく同じ補正内容だったとしてもね!絶対審査してくれるんだ!
②前置審査の対象は「範囲」「明細書」「図面」の範囲のみ。それ以外は絶対に審査しないよ!(誤訳の訂正も訂正してる範囲は同じだから含まれるよ!)
③原則、拒絶した審査官が担当。結婚とかいろいろあって他の審査官になることはあるよ!
【論点】
①特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時にその請求にかかる補正があったときは、査定を取消、審査官にその請求を審査させなければならないか?
┗No。ひっかけ。「査定を取消」はしない
【これポン】
①補正がされた場合は、必ず前置審査あり。
②前置審査は、原則拒絶査定をした審査官だが、他の審査官になる場合はある
③前置審査になる対象は、明・範・図についての補正のみ
④審判請求書の補正命令は、前置審査の場合は特許庁長官
【別視点】
・誤訳訂正書による誤訳訂正を目的としても、結局のところ、明細書などを補正しているのであれば、審査対象になる。
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
頻度A
【レオ視点】
①前置審査だけ、除斥がない。
【これポン】
①前置審査は、補正却下は原則できず。する場合でも、審判請求前の補正は却下されない。
②除斥・忌避は、審査場面と同じ。(忌避なし。前審関与は不準用)
頻度A
【レオ視点】
①前置審査では
(1)特許査定をすることができるが(拒絶査定を取り消す。補正却下もできる)
(2)拒絶査定はできない。その場合長官へ報告(補正却下できない)
②補正却下とは原則、出願の拒絶と結びつくもの。しかし前置審査の特許査定の時だけは特別。
【これポン】
①前置審査で特許査定でき、長官報告不要
②前置審査で拒絶査定できない。長官報告
┗理由:拒絶査定をすると、出願人はまた審判請求することになり、双方負担が出るため
③前置審査で補正却下できるのは、特許査定するときのみ。
┗理由:補正却下の決定は、出願の拒絶と結びつくものである
【別視点】
・審決予告は、訂正請求するための期間を指定はするが、意見書提出の機会はない。
頻度A
【レオ視点】
①審決予告は訂正の期間のみ指定してくれる。なぜ意見書を提出機会がないかと言うと、審決予告とは、もう特許なくなるけどいい?と聞いてくるという意味合いがある。そのため、意見を聞くまでもなく、選択肢は「訂正」しかないため。
②そして、審決予告とは無効審判だけのルール。他の審判にはないぞ!
③被請求人から審決予告が不要である旨の申出ができる。そのときは、審決予告は行われないぞ!
【論点】
①審決予告のをする時は、意見書の提出機会を与えなければならないか?
┗No、訂正請求のための相当期間を指定しなければならないのみ。
②審決が熟したとき、審判の請求に理由があると認めるときでも、審決予告をしないことがあるか?
┗ある。
【趣旨】
訂正機会は一応、合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえてできる訂正の機会であるから、特許権者にとっては利点。この利点を単に奪うこととすると、被請求人にとって酷であるから、特許無効審判の手続き中に訂正の機会を付与するための手続を導入して、当該利点を確保することとした
【確認事項】
(1)主体:審判等
(2)審決の予告の要件:審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるとき
(3)審決予告の対象:当事者及び参加人
頻度B
【これポン】
①訂正審判には、参加制度なし
頻度B
【レオ視点】
①同一事実および同一の証拠で新たなに無効審判を請求できるか?
(1)無効審判審決確定前=請求可能
(2)無効審判審決確定後=請求不可
②審決確定が、特許審決か拒絶審決かでタイミングが変わるから気をつけてね!
【これポン】
①当事者及び参加人以外は、適用なし。
②審決確定前であれば、同一の審判請求可能
【趣旨】
同じ審判手続を繰り返すことによる煩雑な事態が生ずるのを防止する趣旨である
【確認事項】
(1)事実及び証拠が異なっていれば、無効審判を請求できる
1 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
頻度B
【論点】
①1つの特許に、無効審判請求が2つ請求されたが、審理の併合はせず別々に審理を行った場合において、片方の無効審判にて訂正請求があった場合は、もう片方の審理を中止して、訂正請求があった無効審判を優先して審理することができるか?
┗できる。やはり訂正の結果で、無効審判の内容はガラッと変わるため。
【趣旨】
本条は、審判と訴訟との間の進行調整について規定したものである
1 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
頻度B
【論点】
①拒絶査定不服審判が請求された場合、費用負担は審判審決により終了するときにはその審決を持って、審判が審決によらないで終了する時には審判による決定をもって、職権で、負担費用を定めなければならないか?
┗No。これは無効審判の表現となっていて、当事者に対する負担費用を設定する表現。でも拒絶査定不服審判では、請求人が必ず負担するから、注意だ!
【これポン】
①査定系審判は、請求人が必ず負担
【レオ視点】
①審決確定に対して当事者または参加人は再審を請求できるわけだが「審決確定」とは「再審の審決確定」も含まれる。もちろん「確定した取消決定」もね!
②再審とは「もう一回審査して?」の意味。だからすでに特許維持決定になったものに再審請求はできない。つまり、たとえ、異議申立てで維持決定となった証拠内容が、特許権者側偽造されたものであって、その偽造行為について有罪判決が確定したときでも、そのことを理由に再審は請求できない。
③再審は「当事者」または「参加人」が請求できる。だから共同である必要はないぞ!
④再審理由整理
(1)審決に関与できない審判官がいたのに確定した場合。
【論点】
①不服申立ての審決前に確定した審決と抵触することは再審の事由となるが、当事者が審決取消訴訟によりその事由をすでに主張していたときは、再審の事由とはならないか?
┗No。前半は正しいが、後半はNo。審取ですでに解決したことだから、再審しても意味ないだろう?
頻度A
【レオ視点】
①例えば、特許権に質権を設定してお金を借りていたときに、返済したくない一心で、特許権者と利害関係人と共謀して、無効審判を意図的に請求させ、無効とさせた場合の救済が、この再審である。
②再審の被請求人は共謀した人たち全員に対して請求
【論文】
①審決取消訴訟が確定した場合、参加人でない第三者が、その審決に対して再審の請求はできるか?
┗できる。
【これポン】
①当事者、参加人以外が再審を請求可能な「詐害審決」に注意 → 被請求人は両当事者
【趣旨】
審決が覆るのは不本意だが、全く許さないのも違う。だから一定の理由がある場合に限定して再審の請求を容認している
【確認事項】
(1)請求人が再審の自由を審決確定前に知っている場合は請求不可
1 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
頻度A
【レオ視点】
①再審の期間を無制限にしてしまうと、特許権者はブルブルものだ。だから以下に期限にしたぞ!
(1)審決確定したあと再審の理由を知った日から30日以内
(2)審決確定した日から三年以内
(3)不責あるが、(1)の経過後6月であることに注意
(4)(2)の期間が超えても、5,6項の場合のみ再審請求可能
(5)無効審判の再審は共有者全員が共同して請求しない。
【これポン】
①審決から3年経過しても請求できる場合あり。
1 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
頻度A
【レオ視点】
①再審の属性
(1)職権審理なし(申立てない趣旨も理由も見ない)
(2)審尋可能(ちょっといいかい?)
(3)確定基準は変わらず(取下げ期間など)
(4)訂正請求できない(再審とはそういう趣旨)
(5)審理終結通知あり
(6)確定関与による除斥なし。
【これポン】
①特許無効審判の再審は、職権審理なし。
①特許無効審判の再審は、訂正の請求なし。
1 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
頻度B
【レオ視点】
①効力なし=審決確定〜再審登録前
【これポン】
①再審回復による効力が及ばない範囲は「審決確定後」〜「再審登録前」
頻度C
【レオ視点】
①前条の期間に善意に発明を実施をした者は、実施をしている発明および事業の目的の範囲において通常実施権を有する。だって、無効になったと信じていたからね!
②それゆえ、対価は必要ないよ!
1 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
頻度A
【レオ視点】
①参加を拒否された人も訴訟可能。審決謄本送達されてるもんね!
②拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正に問題があり補正却下となった場合(前置審査段階かな?)、それについて東京高等裁判所に対して訴えを提起できない。審決までいってから、審決取消訴訟の時に争ってくれ!
③原則:訴えとは、審決に対するものでなければ提起不可。つまり必ず「審判」を通らないと訴訟提起できない。
④利害関係人を証明すれば訴訟できるわけではない。
⑤審決等する訴えを列挙してしんぜよう。
(1)取消決定
(2)審決に対する訴え
(3)請求書の却下決定に対する訴え
⑤注意:秘密保持命令のくだりはなし!それは侵害訴訟の話になるよ!
【レオ視点(メリヤス)】
①無効審判にて特許権者負ける。
②審決取消訴訟で特許権者が有利になる
③相手方が「主要な新証拠」を提出
④③は認められない(理由:確定しそうになった審決を取消す訴訟だから。それは新たに無効審判でやってください。)
【レオ視点(食品包装容器事件)】
①無効審判にて特許権者負ける。
②審決取消訴訟で特許権者が有利になる
③相手方が「補強的な新証拠」を提出
④③は認められる
【参考資料】
https://patemarujyuku.com/hanrei4koma1/580/
【論点】
①特許権者は訂正請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えることができない?
┗できない。提起できる人は「訂正請求人」である。同じ特許権者だけどね。
②共同で無効審判をして請求は成り立たない旨の審決がされた場合、その訴訟は、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない
┗NO。そこまでしなくてもよい。
③在外者のために審判長は出訴期間について附加期間をさだめることができるか?
┗Yes。注意点は、延長ではない。出訴期間は不変期間。附加期間を定めて伸縮していくスタイル
④無効審判での審決取消訴訟は大阪高等裁判所でもOK?
┗NO。もし間違えてそこいったら移送される。
⑤特許を受ける権利の共有者が、出願の結果拒絶査定となり、共同で拒絶査定不服審判を請求したが負け、それに対する審決取消訴訟は「共有者全員」で提起しなければならないか?
┗Yes。②とごっちゃいにならないように!
【これポン】
①補正却下の決定のみ審決等取消訴訟を提起不可
②参加人、参加を申請して拒否された者も、審決等取消訴訟を提起可能
③審取ができる期間は30日。延長不可。追完は可能
④拒絶査定不服審判の審取は、共有者全員で提起する
⑤無効審判の審取は、請求人・被請求人とも単独可能
⑥メリヤス。食品包装容器事件に注意
⑦審決等取消訴訟は、東京
⑧付加期間を定めるのは、審判長
⑨訂正請求書の却下の決定も、178条の対象
⑩訴訟は、審決後でなければ不可
頻度A
【レオ視点】
①原則:訴えの被告は特許庁長官
②例外:無効審判等の審決に対する訴えは「その審判または再審の請求人または被請求人」が被告となる。
これはたとえ、無効審判の請求が不適法のくだりで審決却下となった場合の審決取消訴訟でも、被告は特許庁長官ではない。なぜなら目的は特許の攻撃と防御だろう?
【
【これポン】
①当事者系審判・再審の審取は、特許庁長官が被告ではない
②無効審判の135条審決却下の場合、被請求人が被告
頻度A
【レオ視点】
①原則:審決に対する訴えがあったら特許庁長官に訴状の写しを送付。そうしないと、審決確定をしてしまう。
②例外:被告が特許庁長官の場合は送付なし。なぜなら知ってるから。
③請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
④それ以外はなし。特許庁が何か資料を裁判所に送り返すなどもなし。
【これポン】
①訴訟その旨通知
②通知をするのは当事者系審判の審取のみ
頻度A
【レオ視点】
①原則、裁判所は特許庁長官に対して意見を述べることができる。
②特許庁長官から裁判所に意見を述べる時は、必ず裁判所の許可を得て、裁判所に対し、必要な事項について意見を述べることができる。特許庁長官じゃない職員でも、意見を述べさせることもできる。mustじゃないからね!
③許可がいる理由は、常に特許庁長官が意見を述べれることは、審理を遅らせる可能性があるため、裁判所側でいったん検討するため、許可が必要であることになった。注意点は、「意見を述べられた場合に限り」ではない!でも「意見を述べられた場合=発議」があった場合は意見を述べることができるよ!「限り」じゃないってことさ!
④なんと③は「無効審判と再審の審決」だけの話。拒絶査定不服審判とかはその制度はないよ!なぜなら被告が特許長官だから、直接意見を聞いたらええがな、
【論点】
①実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、裁判所は、特許庁長官に対し、事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について意見を求めることはできない?
┗できる。実案でもできる!聞いた方がスムーズだね!
②審決取消訴訟は5人の審判官の合議体。3~5じゃないよ!
【これポン】
①当事者系審判の場合、特許庁長官は裁判所の許可を得て、意見を述べることができる。
②特許庁長官は、特許庁職員に意見を述べさせることができる
【確認事項】
(1)査定系審判の審決に対する適用されない
頻度A
【レオ視点(バレル)】
①結論:審決取消訴訟の判断は、その後の審理や裁判にも拘束される。つまり、確定判決自体を違法として非難することは許されない。非難したいのなら、新しく無効審判やればいいし、上告すればいいじゃないか。
【レオ視点】
①確定あったら審理。確定あったり審理。確定あったら..審理!
②一群の内、一部の取消取消があったら、他の請求項も審決取消になる!なぜならそうしないと、他の請求項の審理ができないよね!
③裁判所は特許権の有効や無効などを判断しない。審決を取消すだけ!
④審決確定後の審理で、審決の時と同一の結論の審決はできない。なんのために審決確定をしたというのか!
【論点】
①無効審判の審決取消訴訟にて、一群の請求項に訂正の請求をした。しかし、一群の請求項のうち一部の請求項のみの審決取消判決確定があったときは、審判官は、審理を行う際に、一群の請求項のうち、その他の請求項の審決を取り消さなければならないか?
┗Yes。
【これポン】
①バレル(再度同一審決不可)
②裁判所は審決を取消のみ
③一群の請求項のうち、一部の請求項が取消場合は、その他の請求項の審決も取消
④審決を取消判決が確定したときは、審判官は再度審理を行う
頻度A
【レオ視点】
①原則:裁判所は以下の資料を特許庁長官に送付しなけらばならない(登録のため)
(1)訴訟手続完結した裁判の正本
(2)裁判によらないで訴訟手続が完結した書類
②例外:被告が特許庁長官の場合、送付の必要はない。なぜなら知ってるから。
【これポン】
①訴え取下についても、必要な書類を特許庁長官に送付する
②裁判により訴訟手続が完結した場合は、裁判の正本を送付
③裁判によらないで、訴訟手続が完結した場合は、請求項を特定するために必要な書類を送付する
頻度B
【レオ視点】
①裁定通常実施権の対価に不服がある時は、行政法。裁定謄本送達日から6月以内であれば提起可能!高等裁判所じゃなくて東京または大阪地方裁判所だよ!
【これポン】
①裁定の処分に不服がある場合は、行政法で争う
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
頻度A
【これポン】
①19条補正があったら、補正後の翻訳文のみを提出してもいい
1 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
頻度B
1 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
頻度B
【これポン】
①19条補正の翻訳文は、出願時の特許請求の範囲となる
1 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
頻度C
1 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
頻度B
1 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第三号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
頻度B
1 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
頻度B
【これポン】
①外国語特許出願は、国内公表が、補償金請求権の発生要素
1 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
頻度B
【これポン】
①在外者は、国内処理基準時の属する日までは、特許管理人によらないで手続可能
1 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
頻度A
【レオ視点】
①補正って自由に戻せるよね!
【論点】
①外国語特許出願で誤訳訂正書を提出して補正をした後は、国際出願日に出願した範囲、明細書、図面に限り補正ができるか?
┗補正後の明細・範囲・図面も補正できる
第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
頻度A
【レオ視点】
①国際特許出願が、国内出願と同じ効果を手に入れたきゃ、翻訳文と手数料の対価として差し出すことだ。
【これポン】
①外国語特許出願において、国内公表は29条の2の要件ではない
②外国語特許出願は、翻訳文が提出されなければ29条の2の地位なし
1 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
頻度A
【レオ視点】
①優先日から30月以内であれば優先権の主張をいつでも取り下げ可能。
②先の出願のみなし取り下げは、or2要件
③仮専の承諾が不要になっているのは、そもそも仮専があるかどうかがわかるのは日本国しかない。つまり、世界レベルではわからないし、調査する手間も省きたいため、承諾はなしにした。
【論点】
①国内出願を基礎とした、優先権主張を伴う出願が日本国を含む国際出願だった場合、優先日から30月を経過する前はその優先権の主張を取り下げることができるか?
┗できる。30日がキーワードになる。
②先の出願は、国内処理基準時 or 経済産業省令経過時のいずれか遅い日にみなし取下になるか?
┗Yes。
【これポン】
①仮専権者承諾不要
②外国語特許出願は、翻訳文が提出されなければ、29条の2の地位なし
【別視点】
・国内優先権主張が日本国指定なのであれば、30月前なら主張をいつでも取下可能だって。
・そして、先の出願は、国内処理基準時 or 経済産業省令経過時のいずれか遅い日にみなし取下
1 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
頻度C
二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
頻度B
1 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
三 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
四 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
頻度B
【レオ視点】
①特許庁長官はボス。審判長はその下。つまり審判であることは審判長だが、それ以外のことは特許庁長官が行う。
【論点】
①特許設定登録後、閲覧請求があった場合、公序良俗のおそれがある部分がある場合でも、全部を見せないといけないか?
┗No!
②無効審判にて、無効を立証する書類の中に、営業秘密があることを旨の申出が請求人からあったとき、審判長は、閲覧を制限することができるか?
┗できない。
民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
頻度C
1 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
頻度B
【論点】
①拒絶査定不服審判と同時にした補正が誤訳訂正書の提出によるものではない場合は、当該補正は公報に掲載されない
┗その通り。誤訳訂正書を提出するということは、結構大きな補正をすることになる。それだと公報に掲載すべきだろうが、それをしない補正は、そこまで大した補正ではない。であれば、出願自体は公報に載るのだから、わざわざそんな補正を公開する必要はないと判断されている
【これポン】
①補正の内容は拒絶理由通知前のみ広報に掲載(誤訳訂正除く)
【別視点】
・①というのは、補正内容は拒絶理由通知前のみ載るだけど、誤訳訂正しても、載っちゃう。
1 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二 特許証の再交付を請求する者
三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは第百九十五条の二の二の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第六項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
頻度B
【これポン】
①第三者の審査請求後に行った補正による追加手数料(審査手数料)は出願人が納付
②審査前であれば、審査請求手数料の一部返還可能
③一般承継の届出の手数料は不要
④手数料は現金納付も可能
⑤拒絶理由前に放棄したときは、6月以内に請求すれば審査請求料は、一部返還される
頻度B
【レオ視点】
①非親告罪。秘密保持くらいちゃうか?親告罪は。
②「侵害した者」と「侵害する行為とみなされる行為」とは、懲役と罰金額が違う。
【論点】
①特許権侵害に敗訴した被告は、製品の型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられるか
┗Yes。侵害罪の成立は、「侵害している認識がある」ことである。型番を変えたという時点で、侵害していることは認識している証拠になっている。
【これポン】
①懲役系と罰金刑とは併科場合
②侵害罪は、非親告罪
頻度A
【論点】
①実施権利を持っていない人が、譲渡のために所持する行為は懲役ならびに罰則はないか?
┗ある。
【これポン】
①直接侵害と間接侵害とで、法定刑の上限が異なる
頻度B
【レオ視点】
①宣誓の上で虚偽の陳述をしても偽証罪。
【論点】
①審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審決が確定したとき、告訴がなければ公訴を提起することはできない?
┗No。非親告罪
頻度A
【レオ視点】
①嘘ついたら懲役。この規定はむしろ、自白してもらうためのやさしさ条文
②これは心に問われる条文。たとえ、結果的に真実になっていたとしても、嘘をつこうとしたこと自体が、偽証罪として処罰される。
【これポン】
①審決等確定まえに、自白した場合は減刑される
頻度C
頻度B
【論点】
①査証人が秘密を漏らしたら、自白をすれば減軽されるか?
┗NO。査証人とは、裁判所がわざわざ指名された人間がいく。つまりかなり重い責任を担っている。
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
頻度B
【レオ視点】
①行為者は処罰と罰金。その法人(個人事業のような自然人でも)は罰金のみ。3億だけどね笑
【これポン】
①両罰規定は法人が処罰される
1 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
頻度B
1 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
頻度C
実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
頻度C
頻度C
1 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。
頻度C
【これポン】
①実用新案法には、仮専権なし
1 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 考案の名称
二 図面の簡単な説明
三 考案の詳細な説明
4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
頻度C
1 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
頻度A
【レオ視点】
①補正命令対象(訂正の補正も同じ)
(1)方法の考案である場合
(2)公序良俗に反する考案
(3)考案の単一性を満たさない場合
(4)明細書または図面の記載が著しく不明瞭な場合
②補正をしない場合は、拒絶査定ではなく…出願却下!!実体審査ないからね!
【これポン】
①基礎的要件を満たさない場合は、一度補正名が出る
1 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
頻度B
1 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
頻度C
1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
頻度C
1 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
頻度A
【レオ視点】
①変更は、権利が変わる可能性があって怖い!だから仮専の同意を得てね!
②46条の2から実案へはとにかく変更できない。例えば間に分割を挟んでも、意匠へ逃げても、戻せない。46条の2はとにかく特許に近づけることを目的としていて、実案を放棄してまで46条の2したのだから、戻す必要がないと考える。
③46の2をしたら絶対実案に戻せない。
④特許出願の日から9年6月を経過したあとは、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。これは救済規定がない。
【論点】
①実案出願から特許出願に変更する時、仮専がいたら、その人の同意が必要であるか?
┗必要である。権利範囲が変わる可能性があるからね。
②実→特→実はいいが、46の2→意匠→実はダメか?
┗いかん。
【これポン】
①実用新案登録に基づく特許出願を、実用新案登録出願に変更できる場合はない
【別視点】
・実案から特許、さらに実案に変更するのはOK
・46条の2出願から意匠、それを実案に変えるのではダメ。なぜなら、コレぽん①と同じになるから
1 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
5 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
頻度A
【レオ視点】
①技術評価請求をしたら、それは実案へのプロポーズ。他人から請求があったら、逆プロポーズ。
②原則:技術評価請求があったら、特許庁長官は審査官に評価書を作成させなければならない。
③例外(1):実用新案権者ではない者から実用新案技術評価の請求があったあとに、46の2をしたら、その請求はされなかったものとみなされる。
④例外(2):46条の2後はもうできない。
⑤技術評価を見ること
(1)”頒布された刊行物"の新規性
(2)”頒布された刊行物"の進歩性
(3)拡大洗顔
(4)先願
⑥実用新案権が消滅しても評価請求できる。なくなっても、ど〜かな〜って。でも①をしてたらダメよ?
【論点】
①他人から技術評価請求はは取り下げることはできないが、自分がした請求は取下げできるか?
・できない、プロポーズしたら一生添い遂げろ!!!
【これポン】
①技術表箇書の対処は新規性・進歩性(文献に基づくもののみ) + 3条の2 + 7条
②新規事項追加か否かは、技術評価の対象とはならない
③特46の2の特許出願をした後、 or 無効審判訴求消滅後は、技術評価請求不可
④技術評価請求は取下不可 → 出願自体は取下可能
⑤遡及消滅していない場合、実用新案権が消滅していても、技術評価請求可能
⑥審判官は、技術評価の内容には拘束されない
⑦登録前でも、技術評価請求可能
1 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
頻度B
【レオ視点】
①技術評価請求をしたからといって、公報にはのらない。
1 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
頻度C
【レオ視点】
①実体審査がなくなったことで…
(1)無効審判の請求登録前の実施による通常実施権は認められない(中用権)
(2)訂正要件について新規事項追加がない。
1 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
8 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
13 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
頻度A
【レオ視点】
①1項訂正でも7項訂正でも、技術評価書謄本2月 or 無効審判最初の答弁書期間内が原則。でもどちらかの期間が過ぎてしまったら、もう訂正できないんだ。
②実体審査がないということは?(1)独立要件がない。
③7項訂正は何回でもできるよ!
④原則:訂正書に添付した訂正した明細書等については補正できない。
例外:補正命令があればOK!
【論点】
①技術評価書謄本送達から1年後、無効審判があった。この時、答弁書の提出のために最初に指定された期間内で、かつ、1回も訂正していない場合であれば、範囲の減縮ができるか?
┗No。まず、範囲の減縮は1項訂正に該当。そして「技術評価書謄本送達から2月」 or 「無効審判での最初の答弁書提出期間内」で、かつ、「どちらかの期間が経過していない場合」は、1回だけ訂正ができる。1回しか訂正ができない理由は、第三者の監視がめんどくさくなるから。
②実用新案では、範囲の減縮を目的とする訂正をするとき、独立要件が課されるか?
┗No。実体審査がないからね。
③実用新案権者は、再祚yの技術評価書謄本の送達があった日から2月を経過後、または、無効審判について、答弁書を提出するために指定された期間を経過したとき、請求項の削除、範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明および他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのいずれを目的とする訂正もすることはできないか?
┗No。延長や追完もあるし、請求項の削除はいつでもできるぞ!
④範囲の訂正が、願書に添付した範囲内でなくとも、訂正後の内容で出願されたものとみなされるか?
┗みなされる。本来はありえないことなのだが、実案の場合は、実体審査がないため、基礎要件に問題なければ可能
⑤実案無効審判請求があって答弁書を提出するために、最初に指定された期間を経過するまでに、不責理由のくだりで訂正することは可能ですか?
┗No。ひっかけ。「期間を経過するまでにその訂正をすることができないとき」は不責であり、「最初に指定された期間を経過するまでに」ではない。
【これポン】
①独立特許要件なし
②7項訂正は何回もOK
③1項訂正ができる機会は1回しかない。
特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
頻度A
【レオ視点】
①分割:補正期間内に限り分割可能(訂正書の補正じゃないからね!)
②訂正請求には1項と7項の訂正がある。
③1項訂正とは以下の訂正をたった1回しか訂正できない
(1)請求の範囲の減縮
(2)誤記の訂正
(3)明瞭でない記載の釈明
(4)他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること
※特許と違うのは、限定的減縮ではないことと、新規事項追加がない。新規事項追加がない理由は、実体審査がないから。
④7項訂正とは「請求項削除」。何回でも訂正できる!
【論点】
①特許庁長官は訂正書の提出があった場合、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする実用新案登録請求の範囲についての訂正が、その目的に反していると判断したときは、補正を命じることができるか?
┗No。
【これポン】
①訂正の目的は審理されない。ということは補正命令ではない
1 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
3 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
頻度C
1 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
頻度B
【論点】
①実案Aを持ってる人が無効審判を請求された。理由は「Aの前に実案Bがあったよ」というもので、無効となった。実案Aを持っていた人は、Bの存在を知らなかったわけだから、登録前の通常実施権を有することがあるか?
┗有さない。Aが特許ならいけるらしいが。実案は除外。実体審査がなくなったためとされている。
【これポン】
①実用新案権者が、中用権者になることはない
1 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
頻度C
1 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
頻度C
1 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
頻度C
頻度B
【レオ視点】
①対象は物だけではなく、内部のプログラムも除却OK!プログラムあれば、何度でも作れるからね!
【論点】
①差し止め請求の際に、設備の除却はできるか?
┗yes。同じ!
次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
頻度C
1 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(実用新案権者又は専用実施権者が、当該実用新案権者の実用新案権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、実用新案権者又は専用実施権者が、自己の実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施の対価について、当該実用新案権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該実用新案権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該実用新案権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
頻度C
【論点】
①技術評価書を提示して警告をした時から30日を経過するまでの間は、侵害者のまたは侵害するおそれがある者に対して、権利行使はできないか?
┗No。警告した意味は!?
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
頻度B
【レオ視点】
①実案の弱いところで、技術評価の請求をして、その書面で相手方に行使したあと、実案が無効になったら、相手方に与えた損害を賠償しなければならない…。しかし、相当の注意を持って権利行使したことを立証できるのならば、免れる可能性がある。
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
頻度B
1 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
頻度C
1 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
頻度B
【これポン】
①実案の登録料は変更出願・変更出願の場合は、同時に一時に納付
1 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
頻度C
1 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
頻度C
1 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の実施
二 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
頻度C
1 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
頻度C
1 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
五 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
六 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
3 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
頻度A
【レオ視点】
①審判長は、実案の無効審判の請求があったときは、その旨を専権に通知しなければいならない?
┗Yes、同じかな!
【論点】
①実用新案登録が条約に違反してされたとき、誰でも無効審判を請求できるか?
┗可能。実案だけの話なんかな?
【これポン】
①無効審判は何人も請求可能
1 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
頻度C
【これポン】
①1項訂正があった場合は、審判請求書(理由)の補正可能
1 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
頻度B
1 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
頻度B
【論点】
①実案無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後、いかなる場合でも、相手方の承諾をえなければその審判の請求を取り下げることができないか?
┗No。46の2の特許出願をした際、実案が放棄される。なので、そのときは同意せず30日以内に取下げができる。承諾がいらない理由は明白で、46の2をしてるのだから、無効審判から逃げた証なので、わざわざ承諾を得る必要がない。
②実用新案登録無効審判の答弁書提出期間内に、答弁書の提出とともに願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り、相手型の承諾を得ることなく、その審判の請求をとりさげることができる?
┗NO。原則、答弁書があったらあとは、相手方の承諾をえなければ、取り上げることはできない!例外が論点①なのである、
【これポン】
①答弁書提出後に、審判請求を取下場合に、相手側の承諾が不要な場合あり
1 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
5 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
頻度C
頻度A
【論点】
①無効審判中訂正を一回もしていない場合、訂正機会の確保を目的として、審決の予告をすることがあるか?
┗NO。
②申し立てない趣旨も審理する?
┗No。同じだね!
【これポン】
①審決予告の規定なし
1 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の善意の実施
二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
頻度B
【レオ視点】
①審決確定〜再審請求前の効力がないアレ、実案にもあります。輸入も輸出も。
1 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。
2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
頻度B
頻度B
【レオ視点】
①国際実用新案登録出願にて、図面がかったら、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。でも、その日まで図面の提出をしない場合でも、特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出する時は、図面を添えて図面の簡単な説明を提出することができる。
1 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、当該明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
頻度B
1 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
頻度B
1 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
頻度B
【レオ視点】
①請求の範囲の翻訳文を提出
②PCT19条の規定に基づく補正
③国内処理基準時の属する日までに限り
④補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる、
1 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
頻度A
1 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
頻度B
第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
頻度C
1 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
4 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
頻度B
頻度B
【レオ視点】
①外国語特許出願の実用新案登録出願への変更条件
(1)所定の翻訳文提出
(2)国内書面提出
(3)手数料納付
②注意:国内処理基準時の経過は要件ではない。
頻度A
【レオ視点】
①通常は出願後であればいつでも評価請求ができるのだが、国際実用新案登録出願だけは、国際処理基準時を経過した後じゃないとできない。
【これポン】
①実用新案技術評価の請求は国内処理基準時経過後
1 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
頻度C
二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
頻度B
頻度B
1 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
三 実用新案登録証の再交付を請求する者
四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
頻度B
1 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
頻度C
【これポン】
①特46条の2の特許出願があった場合、技術評価の手数料は返還請求不要
頻度B
【レオ視点】
①実体審査がないという理由で、詐欺行為のため登録を受けた物を処罰する規定はないか?
┗ある。
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
頻度B
【レオ視点】
①法人も罰金刑あるからね!